| REPÚBLICA
DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución
no 12298 del 2003-04-30
Ref expediente
no 00 97019 Por
la cual se resuelve un recurso de apelación EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14 del decreto 2153 de
1992, CONSIDERANDO PRIMERO:
Mediante resolución 19578 de 2002, la División de Signos Distintivos negó el registro
de la marca D'PILAR, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de
la Clasificación Internacional de Niza al señor Jose Alvaro Adolfo Suárez Palomino,
con fundamento en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135
literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley,
el doctor Gustavo Adolfo Ortega Hernández, en representación del solicitante,
interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de
la decisión mencionada en el considerando anterior. El
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente
manera: "Como
puede observarse la acepción correcta del signo es la enunciada como posible en
la resolución recurrida, esto es, lo que se quiere con el signo es indicar que
el servicio es de 'propiedad de pilar', de esta manera se lee y no puede ese Despacho
darle una connotación diferente a la que tiene y menos aún para decir que D'PILAR
es igual a DEPILAR y por tanto es genérico de lo que se pretende, ello pro que
la depilación es solo uno de los servicios reivindicados y por otro lado al estar
en infinitivo el supuesto verbo no permite inferir la genericidad del servicio,
pues el mismo no es DEPILAR únicamente sino 'los cuidados estéticos faciales y
corporales así como los servicios de peluquería; todo lo relacionado con el cuidado
de la piel; depilación con cera o con cualquier otro procedimiento, distribución,
compraventa, importación y exportación de productos relacionados con el cuidado
de la piel y el cabello', se puede observar que es mínimo el servicio de depilación
frente a los demás servicio, como para concluir que lo que busca es amparar el
servicio con un nombre genérico. (...) "No
se tiene en cuenta en la resolución recurrida que la marca se solicita de tipo
mixta, y que de esta manera es que se visualiza por el público, porque de visualizarse
de otra manera, estaríamos frente a otra marca diferente y lógicamente sin amparo
legal. (...) "No
puede confundirse los términos genéricos con los meramente evocadores, estos últimos
susceptibles de apropiación en exclusiva, peor no por ello se debe reprimir cualquier
registro que contenga expresiones de aquel tipo pues, la norma es estricta en
considerar que lo reprochable es permitir el registro de los signos que atenten
contra derechos de terceros." TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan
con motivo del recurso: 1.
Examen de registrabilidad Atendiendo
a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos
que, de conformidad con el artículo 144 de aquella, es deber de la oficina realizar
el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una
de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas, y así lo ha manifestado
el Tribunal Andino de Justicia, haciendo referencia a que "el examen de registrabilidad
procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la
oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho
examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones
y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro."[1]
Es claro entonces,
que el análisis de una solicitud de registro de marca, háyanse presentado o no
oposiciones, se realiza en primer lugar para verificar si el signo solicitado
cumple con los requisitos que debe reunir todo signo para poder ser considerado
como marca, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 138 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en segundo lugar, se dirige a la
revisión detallada de los supuestos que hacen que se encuentre incurso en las
causales de irregistrabilidad contempladas en los artículo 135 y 136 de la misma
Decisión. Luego, en el caso en cuestión, el pronunciamiento sobre registrabilidad
ha considerado previamente todos los anteriores presupuestos. Así
las cosas, además de analizar los argumentos puntuales del recurrente, en cumplimiento
de la ley, se deberá entonces verificar también la legalidad del acto respecto
de todos los presupuestos que fueron tenidos en cuenta al momento de conferir
o denegar el registro marcario. 2.
Recurso de Apelación Respecto
de la facultad de la autoridad cuando revisa el acto emitido por el inferior,
para el caso el Superintendente Delegado respecto de los actos del Jefe de la
División de Signos Distintivos, ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia
de la Comunidad Andina que "...ésta asume toda la potestad de autoridad administrativa
jerárquica, y por tanto, como en el caso, haciendo uso de la más alta y total
competencia para pronunciarse sobre la materia en vía de revisión, sin que de
manera alguna quede condicionada ni limitada esa competencia jerárquica por el
pronunciamiento del subalterno."[2] El
doctor Hernando Devis Echandía, refiriéndose a la apelación de la sentencia, ha
manifestado que ésta "otorga al superior competencia sobre todo el proceso como
fallador de instancia, y por lo mismo tiene la obligación de revisar el expediente
en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva sobre el litigio..."[3].
, si bien tal comentario se refiere específicamente a la apelación de una sentencia,
es aplicable en el caso de la apelación aquí resuelta al tratarse de la misma
especie de acto de impugnación e instancia y, que como tal, busca obtener un mismo
efecto, esto es, la modificación o revocación total o parcial por parte del superior
de una decisión tomada por el inferior. 3.
El caso en estudio 3.1
Descriptividad de los signos 3.1.1
Norma Uno
de los puntos a analizar es la aplicabilidad de la causal contemplada en el 135
literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, en virtud de la
cual hay que negar la solicitud de registro marcario cuando los signos que se
presentan: "Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir
en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales
ha de usarse." 3.1.2
Concepto Vale la
pena mencionar lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en el Proceso 14-IP-96 de 11 de marzo de 1998, marca PROMOFERIAS en los siguientes
términos: "Los términos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a
los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes,
tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca
solicitada pretende proteger. (...) "Se
conceptúa en doctrina a las marcas descriptivas como 'aquellas que evocan la idea
de un producto al cual se refieren por una alusión a la naturaleza, a las cualidades
del producto...' (André FRANCON)". Teniendo
en cuenta lo anterior y una vez analizados los argumentos del recurrente, la Administración
considera que el signo D´PILAR, solicitado para distinguir servicios relacionados
con el cuidado estético, dentro de los que se incluyen los servicios de depilación
con cera o con cualquier otro procedimiento, es descriptivo de la finalidad de
los mismos, pues el objetivo de un servicio de depilación es DEPILAR; y
en el caso objeto de análisis, aunque la marca sea mixta en ella predomina la
denominación, y de manera muy especial el concepto que ella contiene, pues escrito
con E o sin ella, el consumidor lo lee e interpreta como el verbo Depilar, tal
y como puede observarse: 
Además este tipo de
modificaciones a la expresión ortográfica de los signos, no varía o afecta de
modo alguno la característica de inapropiable que tiene el signo.
Frente a la
introducción de pequeñas variantes a términos genéricos o descriptivos, debe recordarse
lo mencionado por el tratadista Carlos Fernández Novoa en su obra Derecho de Marcas,
Editorial Montecorvo, página 75. "La prohibición analizada alcanza así mismo
a los signos gráficos que evocan en la mente del consumidor las características
del producto o servicio. Y se extiende igualmente a las denominaciones que son
el resultado de alterar la grafía de la correcta denominación descriptiva." 3.2
Genericidad de los signos 3.2.1
Norma El
artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, prohibe el
registro de signos que "consistan exclusivamente en un signo o indicación que
sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate." 3.2.2
Concepto Un
término genérico, como bien, lo señaló el Tribunal,[4]
es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa,
cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).
Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando
el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado,
perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios
de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras,
si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese
vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios
convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello
que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro,
no puede constituir marca. Es obvio que la prohibición de registro se dirige a
evitar, se reitera, que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos
que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos
o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando
su uso a otros comerciantes o productores. En
el presente caso es importante tener en cuenta que la marca solicitada es una
denominación compuesta por la expresión D´PILAR. Expresión que hace clara y directa
alusión a la finalidad del servicio, pero no el servicio mismo, cual es el servicio
de depilación. El verbo en infinitivo hace alusión directa a una característica
del servicio como es su finalidad, pero no al servicio en sí, pues involucra de
forma directa es la acción, no el nombre del servicio. En
consecuencia, la marca objeto de la solicitud no ésta comprendida en la causal
de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literal f) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
RESUELVE: ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 19578 de 2002.
ARTICULO
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Gustavo Adolfo Ortega Hernández,
apoderado del solicitante, o a quien haga sus veces el contenido de la presente
resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa. Notifíquese
y Cúmplase Dado
en Bogotá D.C., a los El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ LCRV
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