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Bogotá, D.C.

Asunto             Radicación       03032142
                        Trámite             113
                        Actuación         440
                        Folios              010

Estimada señora:

Damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle lo siguiente:

1.         El  código penal en el Título V Delitos contra el orden económico social, capítulo primero, e su artículo 306[1] describe en forma clara y precisa el tipo penal de la usurpación de marca.

2.         Esta Entidad no cuenta con modelos de demandas de competencia desleal; sobre el particular es importante señalar que en las mismas se deberán cumplir los requisitos legales exigidos y señalados en el código de procedimiento civil y la ley 256 de 1996.

3.         Consideramos pertinente para su información exponer en forma general algunos aspectos relacionados con el tema marcario

3.1       Marcas

3.1.1     Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, constituye marca "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado." 

De conformidad con el artículo 154 de la misma norma comunitaria, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente, en el caso colombiano, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de lo cual deben cumplirse los requisitos establecidos en el capítulo I y surtirse el procedimiento determinado en el capítulo II del título VI de la Decisión.

3.1.2     Derechos derivados del registro de una marca[2]

De conformidad con el artículo 155 de la Decisión 486, "el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

"a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (el subrayado es nuestro).

"b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

"c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

"d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión." (el subrayado es nuestro)

En este punto conviene precisar que, el artículo 157 de la Decisión 486 establece los eventos en que el uso no autorizado de una marca es permitido, a saber:

El uso de una indicación, con el propósito de dar información cierta al público sobre una característica de un producto o servicio, siempre y cuando se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, es decir, que no se use para identificar el producto como tal.[3]

El uso de buena fe "de la marca registrada para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados o para indicar la existencia de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada", siempre y cuando se limite al propósito de informar al público y que no sea "susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos."[4]

3.1.3     En cuanto a la confundibilidad de los signos

El literal  a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos que:

a) "Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público en error "

La confundibilidad  radica básicamente en la acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por otra. El Tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones dando pautas para la realización del análisis comparativo[5]y definiendo la confundibilidad de la misma, frente a esté último punto ha indicado que, "Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de  sus productos y perjudican a  los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que  le confiere el registro y el derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen."[6]

Para que exista el  riesgo de confusión o asociación es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. En efecto "el principio de especialidad [7] circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaría, para solo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida.

La coexistencia de dos marcas confundibles que comprenda los mismos productos o productos relacionados generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.

Resulta de mucha importancia señalar, los criterios que la jurisprudencia marcaria ha definido para determinar  si existe relación entre los productos para lo cuales se solicita el registro de una marca:[8]

En principio se dice que productos o servicios que se  destinan a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar similitud  real para el consumidor, el que podrá entonces confundirse, que es lo que se trata de evitar mediante el examen de registrabilidad. La naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aún su misma presentación, tienen  sin duda menos influencia que la finalidad, para el efecto de establecer similitudes o parecidos. Iguales criterios deberán seguirse para determinar la diversidad real o heterogeneidad entre productos que de por sí permiten una diferenciación, sin necesidad de acudir a la marca.

La aplicación de estos criterios permite afirmar que, al tratarse de los mismos productos o estrechamente relacionados, se comparten las mimas finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión.

"El signo marcario o la marca ha logrado dos efectos importantes dentro de la comercialización: proteger al consumidor como elemento esencial de la relación psicológica entre bien y el signo, dándole la oportunidad de distinguir y diferenciar un signo material de otro, y de catalogar los productos que la marca protege, distintividad intrínseca y extrínseca que le obvia el problema de confundir unos bienes o servicios que presta una persona de los bienes o servicios que proporciona o presta otra. En esta forma, el consumidor, al que se le tutela bajo el principio "pro consumitore", está seguro de que lo que adquiere tendrá siempre una misma fuente de origen o empresa productora, aunque en nada le interese la concreción sobre el productor en sí mismo; como también tendrá la seguridad -aunque no la certeza- de que con esa marca el producto perdurará con la misma calidad. La marca puede también proteger al consumidor con la identificación del productor ante una acción civil o penal, según así lo establezcan las legislaciones internas, por la mala calidad del producto o las consecuencias perjudiciales y debidamente probadas que éste le hubiere producido. Esto no podría darse si los productos tuvieran una comercialización sin un signo que los identifique, distinga y señale la fuente empresarial."

Como consecuencia de lo expuesto, los signos confundibles no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la consumidor a error y podrían generar perjuicio a tanto a los empresarios titulares como a los consumidores  que se verían  expuestos a confusión pues generaría en el mercado con la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa..

4.         Acciones de protección de los derechos de propiedad industrial

4.1       Acciones por infracción de derechos

De conformidad el artículo 238 de la Decisión 486, el titular de derechos de propiedad industrial protegidos en virtud de la misma, puede entablar acción ante la autoridad nacional competente, en el caso colombiano, ante las autoridades jurisdiccionales, contra cualquier persona que infrinja su derecho o contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.[9]

4.1       Acciones por competencia desleal

4.2.1   Presupuestos para la aplicación de las normas de competencia desleal

Los artículos 2 a 5 de la ley 256 de 1996 establecen los supuestos de aplicación de la misma, luego, para que una conducta sea reprimida como desleal en ella deben darse cada unos de esos supuestos. En este orden de ideas, para que una conducta sea considerada como desleal, deberá cumplir en general con los siguientes supuestos:

- Haber sido realizada en el mercado.

- Haber tenido fines concurrenciales, es decir, haber proporcionado la posibilidad de participar o intervenir en el mercado, lo cual presume la ley cuando tal actuación es objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación en el mercado del actor o de un tercero.

- Se aplica a todos los participantes en el mercado, independientemente de su calidad de comerciantes.

- Los actos desleales deben tener sus efectos principales o estar llamados a producirlos en el mercado colombiano.

4.2.2    Conductas constitutivas de competencia desleal

Los artículos 8 a 19 de la ley 256 de 1996 enuncian algunas conductas que el legislador considera desleales, entre las cuales destacamos como eventualmente relacionadas con la propiedad industrial, los actos de confusión, de engaño, de imitación  y de explotación de la reputación ajena, consagrados en los artículos 10, 11, 14 y 15, respectivamente. Ahora bien, las conductas enunciadas por la ley 256 de 1996 deben ser interpretadas armónicamente con las enunciadas en el artículo 259 de la Decisión 486, el cual se refiere a algunas que el legislador andino consideró desleales vinculadas a la propiedad industrial,^[10] entre las cuales está la descrita en el literal a), consistente en "cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor." 

4.2.3.    Violación de la prohibición general

El artículo 7 de la ley 256 de 1996 al establecer  la prohibición general de los actos de competencia desleal señala que, se considera que constituye competencia desleal "todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial  o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado."   Del mismo modo, el artículo 258 de la Decisión 486 consagra la prohibición general de los actos de competencia desleal en relación con la propiedad industrial.

En consecuencia, si alguna conducta vinculada con la propiedad industrial no encuadra dentro de las tipificadas  en el artículo 259 de la Decisión 486, debe analizarse a la luz de las enunciadas en la ley 256 de 1996, del artículo 258 de la Decisión 486 y de la prohibición general contenida en la ley 256 de 1996, para determinar si se puede o no considerar como desleal.

4.2.4   Acciones

Al tenor de la ley 256, cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el mercado, cuyos intereses resulten perjudicados o amenazados por actos de competencia desleal puede iniciar una acción declarativa y de condena o preventiva o de prohibición^.[11]

De conformidad con la citada ley, para que la acción declarativa y de condena sea procedente, debe haberse producido en el mercado un acto de aquellos que la misma ley califica como de competencia desleal, que envuelva fines concurrenciales, y cuyos efectos principales se den en el mercado colombiano. Así mismo, la acción preventiva o de prohibición es procedente cuando el acto desleal aún no se ha producido o cuando a pesar de ya haberse producido, aún no ha causado ningún perjuicio.

4.2.5          Legitimación activa

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la ley 256 de 1996  "cualquier persona que  participe o demuestre su intención de participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley."

En consideración a lo anterior, resulta claro que la legitimación para el ejercicio de las acciones de competencia desleal está condicionada al cumplimiento y acreditación de los siguientes supuestos:

1.    Participación o intención de participación en el mercado que resulta afectado por los actos de competencia desleal.

2.    Que sus intereses económicos resultan perjudicados o amenazados por actos de competencia desleal.

Al respecto es importante tener en cuenta que si bien de manera general los oferentes y demandantes son participantes del mercado, para el ejercicio de las acciones por competencia desleal la persona que quiera ejercitar la acción debe acreditar, en forma concreta y particular, su participación o intención de participar en el mercado específico afectado por los actos de competencia desleal y el perjuicio o amenaza a sus intereses económicos.

4.2.6          Autoridades Competentes

En cuanto a la competencia para conocer de las referidas acciones, de conformidad con la ley 256 de 1996, ésta se encuentra radicada en los  jueces especializados en derecho comercial en los lugares donde éstos ya han sido creados y en donde todavía no existen, en los jueces civiles del circuito.^[12]

Del mismo modo, la Superintendencia de Industria y Comercio, por virtud de lo previsto en la ley 446 de 1998 tiene facultades jurisdiccionales excepcionales para conocer de estos asuntos.^[13] En efecto, es pertinente señalar que cuando la citada ley establece que, "la superintendencia o el juez competente conocerán a prevención" le está otorgando al accionante la facultad discrecional de elegir ante cual de estas dos autoridades interpone la acción correspondiente, pero estableciendo que una vez presentada la denuncia ante una de ellas, la que conoce se convierte en la autoridad competente exclusiva y por ende excluye a la otra.^[14]

Finalmente, es importante anotar que la ley 446 de 1998, le otorgó a la Superintendencia de Industria y Comercio además de las facultades jurisdiccionales ya señaladas, facultades administrativas en relación con los actos constitutivos de competencia desleal, para lo cual, tiene las mismas atribuciones de las que goza en materia de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, pudiendo entonces imponer las sanciones administrativas contempladas en el decreto 2153 de 1992.

4.3   Acciones penales

Según el artículo 306 del código penal, quien fraudulentamente utilice nombre o enseña comercial, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, se hace acreedor a prisión de dos a cuatro años y multa de veinte a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Advierte el mismo artículo que se hace acreedor a la misma pena quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el mismo artículo.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de internet www.sic.gov.co

Atentamente,

PIEDAD CONSTANZA FUENTES RODRÍGUEZ

Jefe de Oficina Asesora de Jurídica