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REPÚBLICA
DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución
no 28470 del 2002-08-30
Ref
expediente no 93 396557
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo
14 del decreto 2153 de 1992,
CONSIDERANDO
PRIMERO:
Mediante resolución 8599 del 31 de marzo de 1997, la División
de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada
por la sociedad Bacardi & Company Limited y concedió el
registro de la marca HATUEY, para distinguir productos comprendidos
en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada
por el señor Imeldo Bruno Frias Frias, por considerar que no
se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad
previstas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro
del término de ley, el doctor Ramiro Castro Duque, en representación
de la sociedad observante, interpuso los recursos de reposición
y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada
en el considerando anterior. El objeto del recurso es que se
revoque la decisión, y se fundamentan de la siguiente manera:
"Debe
tenerse en cuenta que la marca solicitada reproduce e imita
a la marca observante en su totalidad, lo cual demuestra el
ánimo de confusión que inspira a la solicitante. Adicionalmente
al observarse esta marca, aparece en ella, dentro de su diseño,
la expresión GRANOS, la cual no tiene relación alguna con los
productos para los cuales se solicita, lo cual hace aún más
evidente tal propósito."
"Es
innegable la identidad existente entre las expresiones en conflicto,
las cuales una vez estén distinguiendo el producto inducen al
consumidor promedio, a la falsa creencia de que la observante
es la fabricante de la marca solicitada a registro."
TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código
Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones
que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del
recurso:
1.
Norma aplicable
En
primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar
la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente,
la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento
de resolver los recursos;
[1] no obstante, la norma aplicable puede ser también
aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto
administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando
los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte
del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado
en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia. [2]
Así
mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente,
establece que "Todo derecho de propiedad industrial válidamente
concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior
a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables
en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a
los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad
industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta
decisión...
"Para
el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá
en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de
su entrada en vigencia.", Lo que claramente indica que a la
etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable
la actual Decisión."
En
este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la
Decisión 344 o la 486, atendiendo la continuidad en el principio
que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, esto
es la confundibilidad, que se encuentra en ambas disposiciones.
2.
Irregistrabilidad por confundibilidad
2.1.
Norma
El
artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
señala que no podrán registrarse como marca los signos sean
"idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro
o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación".
2.1.1
Concepto
La
confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir
al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra. El
tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones
al respecto indicando que "Tanto la confusión como el error
implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento
de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican
a los productores en la cabal identificación de los mismos.
En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la
confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa
por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud
o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas.
De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar,
no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria
de la protección legal que le confiere el registro y del derecho
de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a
las solicitudes de registro que lo perjudiquen."
[3]
Igualmente
para que se dé el denominado "Riesgo de confusión" que requiere
la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias:
-el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, entre
las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual,
conceptual o fonético. -En segundo lugar, es necesario verificar
el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios
que identifican las marcas en conflicto, pues el 'principio
de especialidad' [4] limita la protección de una marca
a los productos o servicios especificados en el registro, es
decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento
de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando
la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los
mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida.
Así
las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca
se requiere que concurran simultáneamente los dos elementos
mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar
la causal relativa a la confundibilidad.
2.1.2
Relación de productos o servicios
2.1.2.1
Criterios para determinarla
El
Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que "Productos o
servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o
afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar
una similitud real para el consumidor, el que podrá entonces
confundirse y que es lo que se trata de evitar. La naturaleza
o la estructura del producto, su composición física o química
y aun su misma presentación, tienen sin duda menos influencia
que la finalidad, para efecto de establecer similitudes o parecidos.
Iguales criterios deberán seguirse para determinar la diversidad
real o heterogeneidad entre productos que de por sí permiten
una suficiente diferenciación, sin necesidad de acudir a la
marca." [5]
2.2
Estudio de regsitrabilidad
Es
preciso entrar a estudiar la relación existente entre los productos
de la clase 16 que pretende distinguir la marca solicitada tales
como: papel, cartón, impresos, diarios, períodicos,libros, entre
otros y los productos que distingue la marca registrada de las
clases 33 'bebidas alcoholicas.'
Este
Despacho después de aplicar los criterios citados concluye que
los productos de la clase 16 que distinguiría la marca solicitada
y los productos de la clase 33 que distingue la marca registrada
no se relacionan directamente toda vez que, la naturaleza de
cada una es diferente. Encontramos que no se trata del mismo
genero de productos, así como la especificidad en el uso de
cada uno, hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho
a no confundirse. Los artículos de papelería delimitan un uso
determinado y satisface una necesidad inconfundible, sin presentar
complementariedad o intercambiabilidad con las bebidas alcohólicas.
Ahora
bien, debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos
que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar
la confundibilidad o no de los signos. Pues, nada obsta para
que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si
los productos o servicios por ellas amparados no son susceptibles
de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede
en este caso.
3.
Usos diferentes al registro
En
cuanto a la inclusión de la expresión GRANOS dentro de la etiqueta,
éste no puede ser un argumento válido para establecer la confundibilidad
entre los signos dado que el signo se concede para distinguir
exclusivamente productos de papelería de la clase 16, que como
ya se mencionó difieren totalmente de los productos de la clase
33 y 32.
Es
así, como esta Superintendencia, de conformidad con la normatividad
aplicable, debe realizar un análisis de registrabilidad sobre
la base del uso de la marca en los términos que obran en la
solicitud, bajo los cuales se encuentra un uso protegido de
la forma como obra en el registro. No obstante, dentro del análisis
no se pueden establecer los usos que de manera efectiva pueden
realizarse en contravención de las normas por imitación de signos
de terceros; el registro otorga un derecho que no puede vulnerar
derechos de terceros en relación con su uso, bajo el entendido
de que éste debe ser realizado dentro de los límites del registro
obtenido para encuadrarse en la protección legal. Cualquier
uso que no se enmarque dentro de la protección otorgada y que
se dirija a imitar signos de un tercero, podría ser contrario
a la ley y violatorio de las disposiciones en materia de competencia
desleal o protección al consumidor, caso en el cual quien se
vea afectado podría iniciar las acciones pertinentes.
Por
lo tanto, la marca solicitada a registro no se encuentra incursa
en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas
en la Decisión 344, hoy Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena.
RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la resolución
3599 de 1997, en el sentido de
Conceder
el registro de
LA
MARCA : HATUEY (mixta)
PARA
DISTINGUIR :Papel y artículos de papel, cartón y artículos
de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros; artículos
de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas
(para papelería), materiales para artistas, pinceles; maquinas
de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción
o de enseñanza (excepto aparatos);naipes; caracteres de imprenta;
clises.Productos comprendidos en la clase 16 de la séptima edición
de la Clasificación Internacional de Niza.
TITULAR
: Imeldo Bruno Frias Frias
DOMICILIO
: Valencia, Estado de Carabobo, Venezuela
VIGENCIA
: DIEZ años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la
presente resolución.
CERTIFICADO
no
ARTÍCULO
TERCERO. Notifíquese personalmente la doctora Claudia Constanza
Casas Coll y Ramiro Castro Duque, apoderados delsolicitante
y opositor o a quien haga sus veces, el contenido de la presente
resolución entregándole copia de la misma, advirtiéndole que
contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada
la vía gubernativa.
ARTÍCULO
CUARTO. Asignar número de certificado al derecho concedido,
previao pago de los derechos correspondientes y previa anotación
en el registro de la propiedad industrial.
Notifíquese
y Cúmplase
Dado
en Bogotá D.C., a los
El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO
MOURE PÉREZ
sgch
[1] Proceso 8-IP-94, marca COMODÍSIMOS, sobre una
decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente
de aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se
manifestó que: "Lo que no es más que una manifestación del
'límite temporal de la vigencia de la ley', respecto de la
Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada
en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema
de 'la vigencia temporal de la ley' ... Dentro de la misma
problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria
de la 313, que protege 'todo derecho de propiedad industrial
validamente concedido...' Lo que por argumento a contrario
excluye la tramitación de solicitudes que no han culminado
en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su
entrada en vigencia a las tramitaciones en curso."
[2] Proceso 8-IP-94, marca COMODÍSIMOS, en el que
se expresó que: "En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco
repelería al Derecho Comunitario la fundamentación de una
resolución administrativa en el Derecho derogado, si los principios
generales de éste hubieren pasado a formar parte del Derecho,
también comunitario, vigente...
"Habrá
de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si
ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos principios
- y en el caso límite las mismas normas- en relación al caso
concreto en debate..."
Tribunal
Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA
[4] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio
de la especialidad se expresó: "Por su parte Zuccherino manifiesta
'La regla de especialidad de la marca requiere que la misma
confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios
designados en la solicitud de registro. El principio es claro:
los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren
para invocar la protección del derecho marcario, en conexión
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada.
Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio,
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una
marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o
servicios distintos.'"
[5] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 1-IP-87.
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