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REPÚBLICA
DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución
no 28074 del 2002-08-29
Ref
expediente no 01.32517
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14
del decreto 2153 de 1992,
CONSIDERANDO
PRIMERO:
Mediante resolución 43059 de 2001, la División de Signos Distintivos
negó el registro de la marca LEXISNEXIS, para distinguir servicios
comprendidos en la Clase 41ª de la Clasificación internacional
de Niza, solicitada por la sociedad Reed Elsevier Properties
Inc., , declarando fundada la observación presentada por la
sociedad Nexys Open Systems S.A., con fundamento en la marca
NEXYS, registrada en la clase 9ª de la Clasificación Internacional
de Niza, e infundada la oposición presentada por la sociedad
Legislación Económica S.A. Legis S.A., con fundamento en la
marca LEGIS al considerar que se encuentra incursa en la causal
de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo
136 de la Decisión 486 de la Comisión de La Comunidad Andina.
SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro
del término de ley, el doctor Humberto Rubio Camacho, en representación
de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de reposición
y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada
en el considerando anterior.
El
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta
de la siguiente manera:
"En
el aspecto fonético, la simple pronunciación de cada signo nos
esta señalando Ia ostensible diferencia que los caracteriza
y en el aspecto conceptual ofrecen una marcada diferencia, si
tenemos en cuenta la composición de cada signo y los productos
que distinguen. Como quedo probado en el documento aportado
con la contestación de la oposición los productos LexisNexis;
se explotan en Colombia, en la Universidad de Los Andes y hasta
la fecha no se ha presentado ningún conflicto, lo que demuestra
inequívocamente que las marcas coexisten actualmente en el mercado
Colombiano.
"Debemos
apreciar que las denominaciones comparadas no es coincidente
y no ocupan la misma posición; además debe observarse que Ia
impresión general que las marcas denominativas producen en el
pIano fonético depende, en buena medida, de la tonalidad de
La respectiva denominación.
"Sobre
esta apreciación anota el tratadista CARLOS FERNANDEZ NOVOA;
en su obra FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS - Editorial Montecarvo,
S.A.; Madrid, España; 1.984, Lo siguiente: "Más si en las
denominaciones confrontadas es divergente Ia sílaba tónica y
coincidente Ia sílaba situada en primer lugar, será a menudo
poco probable que exista semejanza entre las denominaciones".
(Este criterio cabe perfectamente en el asunto que nos ocupa).
"De
todas maneras y teniendo en cuenta las argumentaciones expuestas
anteriormente que demuestran que las marcas en conflicto son
diferentes y pueden coexistir rogamos tener en cuenta la importancia
de la marca LexisNexis; pues su protección de acuerdo a las
reglas universales van más aIlá de la especialidad constituyendo
una pieza básica de un sistema o legislación marcaria.
TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código
Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones
que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del
recurso:
1.
Confundibilidad
1.1
Norma
El
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos
que:
"a)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda inducir al público a error."
2.
Confundibilidad con marca
2.1
Concepto
La
confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir
al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra. El
tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones
dando pautas para la realización del análisis comparativo
[1] y definiendo la confundibilidad misma, frente a éste
último punto ha indicado que "Tanto la confusión como el error
implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento
de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican
a los productores en la cabal identificación de los mismos.
En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la
confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa
por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud
o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas.
De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar,
no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria
de la protección legal que le confiere el registro y del derecho
de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a
las solicitudes de registro que lo perjudiquen." [2]
Para
que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere
la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias
que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen
en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace
referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad
o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo
lugar, es necesario analizar los productos o servicios que identifiquen
las marcas en conflicto. En efecto, el 'principio de especialidad' [3] circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios
descritos en el registro y así este alcance o cobertura incide
en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria,
para solo aquellos signos que pretendan los mismos productos
o servicios o si quiera relacionados en alguna medida. Así
las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca
se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues
uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa
a la confundibilidad.
2.2.
Confundibilidad de los signos
En
el caso que nos ocupa se trata de resolver el conflicto entre
las marcas LEXISNEXIS(N) y NEXSYS(M), esta última registrada
con anterioridad a la mencionada en primer lugar y estando las
primera de ellas destinada a distinguir servicios de la Clase
41 internacional, y la segunda a productos comprendidos en la
Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
En
la comparación de marcas mixtas hay que tener en cuenta que
éstas por su naturaleza requieren un análisis especial [4] . En efecto, si bien la marca
mixta cuenta con una parte gráfica y otra denominativa, hay
que extraer el elemento que predomina, pues es éste el que el
consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Así las cosas,
el examinador de marcas debe ponerse en lugar del consumidor
adquirente del producto o servicio y de una visión de conjunto
determinar el elemento sobresaliente. No obstante, la práctica
nos enseña que la parte destacada en las marcas mixtas normalmente
es la nominativa, ya que las palabras son instrumento de comunicación
y a su vez tienen la fuerza expresiva para que el consumidor
solicite la marca en el mercado.
Teniendo
en cuenta que en las marcas mixtas predomina la parte denominativa,
la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que
evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción
de la dimensión característica de los mismos. De igual forma,
la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir
al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente,
se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias,
ya que así actúa el consumidor. Finalmente, dado que estamos
analizando la parte denominativa es importante analizar la semántica
de las marcas.
De
acuerdo con las pautas antes señaladas y una vez analizadas
en conjunto y sucesivamente las marcas LEXISNEXIS(n) y NEXSYS
(M), esta Delegatura considera que las semejanzas existentes
entre las mismas son determinantes de confusión en el público
consumidor, en los términos exigidos por el literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto
de la comparación de los signos en conflicto resulta claro que
la marca solicitada reproduce totalmente la estructura fonética
de la marca previamente registrada, lo que ocurre como consecuencia
del uso de consonantes idénticas y de ocales diferentes pero
de idéntico sonido NXS - EI; EY, de forma tal que ante el consumidor
se presentan los signos en una misma secuencia fónica, por lo
que se presenta confusión ortográfica, fonética y semántica [5] .
La
jurisprudencia marcaria ha definido los criterios a tener en
cuenta para definir si existe o no relación entre los productos
para los cuales se solicita el registro de una marca
[6] .
En
principio se dice que productos o servicios que se destinen
a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en
un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el
consumidor, el que podrá entonces confundirse, que es lo que
se trata de evitar mediante el examen de registrabilidad. La
naturaleza o la estructura del producto, su composición física
o química y aun su misma presentación, tienen sin duda menos
influencia que la finalidad, para efecto de establecer similitudes
o parecidos. Iguales criterios deberán seguirse para determinar
la diversidad real o heterogeneidad entre productos que de por
sí permiten una suficiente diferenciación, sin necesidad de
acudir a la marca.
La
doctrina marcaria ha definido varios criterios con base en los
cuales el examinador puede determinar si existe o no relación
entre productos; la aplicación de esos criterios al caso particular
en estudio permite afirmar como conclusiones las siguientes:
De
una parte la sociedad Reed Elsevier Properties Inc., solicita
el registro de la marca LEXISNEXIS, para distinguir servicios
de educación; promoción de entrenamiento; entretenimiento; actividades
y deportivas; publicación de libros, publicación de textos (excepto
libros de publicidad); servicios educativos; conducción de seminarios
y entrenamiento en programas en el campo de servicios de investigación
por computador asistido; servicios comprendidos en la clase
41 Internacional; por su parte el signo observante se encuentra
registrado para distinguir productos de la clase 9ª Internacional
de Niza, y especialmente Aparatos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección)
de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro,
transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de
registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos
y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información
y ordenadores; extintores, de suerte que no existe ningún tipo
de conexión competitiva entre los signos, capaz de inducir a
error al consumidor.
En
efecto, si bien es cierto que el medio utilizado para prestar
algunos de los servicios que se pretenden identificar con la
marca solicitada es el computador, la naturaleza de unos y otros
es totalmente diferente, puesto que la de los primeros es la
de prestar un servicio de educación y esparcimiento, y la de
los segundos es la de ser aparatos como tal para ser utilizados
para fines diversos, relacionar los computadores con los diferentes
servicios que se sirven de ellos para su finalidad, es darle
un alcance interminable a aquellos, ya que los avances tecnológicos
implican de por sí su utilización en las diversas áreas de
la vida cotidiana.
Por
las anteriores razones es claro que la solicitud de registro
de la marca de la referencia no se encuentra incursa en la
causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo
136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Finalmente
se aclara al solicitante que la notoriedad del signo solicitado
a registro no es presupuesto de registrabilidad del mismo como
marca, en detrimento de derechos anterior y validamente adquiridos,
de suerte que resulta innecesario pronunciarse sobre la misma.
RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la resolución
43059 de 2001.
ARTICULO
SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por
Nexys Open Systems S.A.
ARTICULO
TERCERO Conceder el registro de
La
marca LexisNexis
Para
distinguir Servicios de educación; promoción de entrenamiento;
entretenimiento; actividades y deportivas; publicación de libros,
publicación de textos (excepto libros de publicidad); servicios
educativos; conducción de seminarios y entrenamiento en programas
en el campo de servicios de investigación por computador asistido;
servicios comprendidos en la clase 41, de la Séptima edición
de la Clasificación Internacional de Niza.
Titular
Reed Elsevier Properties, Inc.
Domicilio
Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América
Vigencia
Diez años contados a partir de la fecha de ejecutoria
de la presente resolución.
Certificado
ARTICULO
CUARTO Notificar personalmente a los doctores Humberto Rubio
Camacho, Julio José Seneor y Sandra Patricia Castillo, apoderados
del solicitante y de los opositores respectivamente, o a quienes
hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles
copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede
recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.
ARTICULO
QUINTO: Asignar número de certificado al derecho concedido,
previa anotación en los libros de Propiedad Industrial.
Notifíquese
y Cúmplase
Dado
en Bogotá D.C., a los
El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO
MOURE PÉREZ
CJGR./
[1] Interpretación prejudicial proceso 49-IP-99
"La
jurisdicción comunitaria, tiene definidos en sus sentencias
algunos criterios generales que puedan orientar a quien aplica
estas disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la
solución de casos concretos. Dichos criterios se han resumido
en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en
el proceso de comparación entre signos distintivos, así:
"
a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada
por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado
de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca,
criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo
o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es
la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma
y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes
que se encuentren disponibles en el comercio.
"
b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no
simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método
de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis
simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente
las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
"
c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar
del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del
producto. Comoquiera que quien, en ultimo término, puede ser
objeto de la confusión es la persona que compra el producto
o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento
de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos
designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor
o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se
presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan
al error en la escogencia.
"
d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas
que las diferencias que existen entre las marcas que se
comparan. La similitud general entre dos marcas no depende
de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de
esos elementos."
[3] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio
de la especialidad se expresó: "Por su parte Zuccherino manifiesta
'La regla de especialidad de la marca requiere que la misma
confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios
designados en la solicitud de registro. El principio es claro:
los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren
para invocar la protección del derecho marcario, en conexión
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada.
Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio,
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una
marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o
servicios distintos.'"
[4] Sobre la comparación de marcas mixtas o de marca
mixta y denominativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en el proceso 36-IP-99 marca FISKIES, ha expresado
lo siguiente: "El cotejo o comparación entre marcas, para
determinar el riesgo de confusión o similitud confusionista,
se inicia con la identificación de la clase de marca; en el
presente caso de interpretación, el estudio lleva al análisis
de la marca mixta, la cual se compone de una denominación
y un gráfico. En este tipo de marca se debe examinar cual
de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo
general la parte denominativa la que tiene mayor importancia.
"'Debe
evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los
nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus
detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma.
Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos
caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen
depender en la práctica la primera impresión o impacto que
recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca.'
(Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
Proceso 1-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988)."
[5] Proceso 35-IP-98 de 30 de octubre de 1998, marca
GLEN SIMON: "La similitud ortográfica, que también daría lugar
a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras
entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia
de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones
comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión
sea más palpable y notoria. (Ver interpretación prejudicial
20-IP-95, del 16 de octubre de 1996, caso: "MONO",
G.O. 236 del 26 de noviembre de 1996. Tomo V de la JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, pág. 55)".
[6] Proceso 1-IP-87 de 3 de diciembre de 1987
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