Resolución no 27741 del 2002-08-28

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución no 27741 del 2002-08-28
Ref expediente no 92 292920

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades que le confiere  el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolución 1207 de 2002, la División de Signos Distintivos ordenó la cancelación por no uso, del certificado de registro No. 186115, correspondiente a la marca ALGIFLEX, que distingue productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional, de Rowell Laboratorios S.A., por considerar que la marca no ha sido usada de manera continua y efectiva durante los últimos tres años, anteriores a 14 de mayo de 2001.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor Miguel A. Cancino, actuando como apoderado de la sociedad Rowell Laboratorios S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior. El objeto del recurso es que se revoque la decisión contenida en la resolución 1207 de 2002, y se fundamenta de la siguiente manera:

"En este orden de ideas y de acuerdo con los hechos descritos en los numerales anteriores, procedo a poner de presente que el hecho de la existencia de dos registros sanitarios acreditan el uso de la marca  ALGIFLEX por parte de la sociedad ROWELL LABORATORIOS S.A., pues uno de ellos fue solicitado para el producto ALGIFLEX GRAGEAS, y el otro para el producto ALGIFLEX TABLETAS.

"Es necesario recalcar la importancia de la solicitud de un registro sanitario en relación con el uso de la marca, pues la concesión de este se tarda varias años, y a partir del momento de la misma se da un comienzo para la realización de los estudios en relación con la factibilidad del producto a lanzar al mercado y su estudio tanto a nivel productivo como a nivel de mercado.

"De acuerdo con la Decisión 486 se acepta como medios de prueba aquellos que están descritos en la norma (Art. 166 y 167), entre otros, por lo cual se puede entender que en Colombia las pruebas documentales están reconocidas como medios de pruebas idóneos por el Código de Procedimiento Civil y por ello haremos valer los registros Sanitarios que demuestren lógicamente el uso que de la marca estaba haciendo la sociedad Rowell Laboratorios S.A., que acreditan de manera contundente el uso de la marca y por consiguiente la improcedencia de la acción de cancelación."

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos:

1.      Cancelación de un registro por no uso

1.1 Norma

El punto a analizar es la aplicabilidad del artículo 165 de la Decisión 486, parámetro legal que determina los presupuestos necesarios para cancelar un certificado de registro por no uso. El tenor literal de la disposición establece: "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por un  licenciatario  o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada."

1.2 Concepto.

La acción de cancelación es el trámite administrativo contemplado en el derecho comunitario que tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de  la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos identificados con el signo dentro de un término especial,  tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación. Parámetro que permitirá determinar si los productos o servicios, estuvieron efectivamente disponibles en el mercado andino, dando  cumplimiento a la obligación de uso impuesta por el Estado. 

Es bien sabido por la doctrina y la jurisprudencia que el principal derecho que se genera con la concesión de un registro, es el derecho de exclusiva, en virtud del cual, el  titular del registro ejerce un tipo de monopolio en la utilización de la marca, para identificar los productos o los servicios frente a los cuales ejerce actos de disposición en el mercado. Adicionalmente, se le atribuye la facultad de evitar que terceras personas usen o registren signos que resulten ser semejantes con el de su propiedad, que es lo que comúnmente llamamos, ius prohibendi. El derecho comunitario al reconocer que la marca es un bien  jurídico patrimonial intangible, que puede ser objeto de usurpación por parte de terceros, le otorga estas herramientas jurídicas al titular del registro, a efecto de evitar perjuicios económicos futuros con la comercialización paralela de signos semejantes.  Sin embargo, correlativamente el derecho comunitario impone la obligación de usar la marca dentro del comercio andino, con el propósito de garantizar que las marcas, cumplan la función a la que están llamadas, es decir,  distingan productos y servicios de diferentes competidores,  garantizando adicionalmente  la entrada de otros agentes económicos, protegiendo la libre competencia y la transparencia del mercado.

Una forma en que el Estado garantiza y protege la entrada al mercado de nuevos agentes económicos, es a partir de remover obstáculos que se pueden presentar en el campo de la propiedad Industrial, al existir registros de terceros que no están efectivamente siendo usados en el mercado, estando su titular obligado a ello. Frente a este planteamiento el Consejo de Estado sostiene que: "Cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser  y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia." ^[1]  

1.3     Presupuestos para cancelar un Certificado de registro.

A partir de la norma contemplada en la Decisión 486, para cancelar un certificado de registro es necesario que la marca no haya sido efectivamente usada dentro del mercado andino, de manera continua y efectiva durante los tres años anteriores a la fecha en que se solicita la cancelación. Sin embargo, no cualquier uso de la marca evita la cancelación del registro. Es necesario inicialmente determinar la naturaleza de los productos que se comercializan, a efecto de valorar si los volúmenes de venta acreditados dentro de la actuación administrativa, cumplen con el requisito de ser efectivos, es decir, si la marca tiene una representación relevante en el mercado andino.

Para este efecto, es necesario inicialmente determinar la naturaleza de los productos distinguidos con la marca, la libertad de adquisición de los productos, la forma en que se comercializan, y su especialidad (es decir, si son bienes de consumo masivo o popular o, por el contrario son productos  dirigidos a un grupo selecto de consumidores), factores que nos permiten concluir si el uso alcanzado dentro del mencionado término es efectivo.

Por otra parte, se exige que el uso desplegado dentro del término legal correspondiente (3 años), haya sido ejecutado por su titular, licenciatario o persona autorizada, hecho que legitima a los terceros para comercializar los productos identificados con el signo, y  correlativamente da cumplimiento a la obligación de uso impuesta al titular. En este sentido el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena establece:    ".... Resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la marca o por quien hubiere sido legítimamente autorizado por éste como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz de lo establecido en la Sección VII de las decisiones 311, 314 y 344 ". ^[2]

Con base en los anteriores fundamentos, el despacho concluye que  para evitar la cancelación del registro de un signo es necesario que dentro de la actuación administrativa queden acreditados los siguientes presupuestos:

- Uso regular y efectivo del signo dentro de los tres años anteriores a la fecha de la presentación de cancelación, por su titular, licenciatario o persona debidamente autorizada (siendo factor esencial a tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos)

-. Presencia y disponibilidad de los productos en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina (factor representado por la venta efectiva alcanzada dentro del término objeto de análisis.

Factores a ser tenidos en cuenta por este despacho al momento de valorar los medios de prueba aportados al expediente.

1.4     Oportunidad de aportar los medios de prueba que acreditan el uso de la marca.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, artículo 170, amplio el término concedido por la Decisión 344 (artículo 109), al titular del registro para que aportara los medios de prueba tendientes a acreditar la comercialización de los productos distinguidos con la marca  a 60 días.

Es de  importancia destacar que el término mencionado es de carácter perentorio, lo que significa que cumplido, la etapa siguiente obligatoria para la administración es adoptar la decisión correspondiente, sin que exista posibilidad de conceder un término adicional para la aportación de documentos o para solicitar la práctica de pruebas. 

1.4.1 Apreciación de las pruebas:

Para poder llevar a cabo el análisis de las pruebas aportadas es necesario precisar los conceptos que se utilizarán para determinar si ellas demuestran o no el uso de la marca. Se entenderán por pruebas inconducentes, aquellas que carecen de idoneidad legal para demostrar determinado hecho y por pruebas impertinentes, las que no tienen relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso^{. [3]}

1.4.2 Pruebas aportadas por el titular del registro

·        Copia de la resolución no. 03537 de 23 de julio de 1993 por medio de la cual el INVIMA otorga el registro sanitario no. M-014286 para fabricar y vender el producto ALGIFLEX ´S´ TABLETAS a favor de ROWEL LABORATORIOS LTDA.

·        Copia de la resolución no. 20157 de 26 de febrero de 1999 por medio de la cual el INVIMA concede la renovación al registro sanitario no. M-010659 para fabricar y vender el producto ALGIFLEX CAPSULAS a favor de ROWELL LABORATORIOS S.A.

1.4.3 Valoración de las Pruebas Aportadas Para Acreditar el uso de la Marca.

Así las cosas, tenemos que los registros sanitarios que otorga el INVIMA, en Colombia son requisito indispensable para la comercialización de productos farmacéuticos, ^[4] sin estos registros no se puede iniciar el uso de un medicamento.

En el presente caso, el titular del registro marcario de la referencia allego dos copias de las resoluciones por medio de las cuales se concedió el registro sanitario al producto farmacéutico ALGIFLEX, las cuales datan de julio de 1993 y febrero de 1999, es decir que la autorización para utilizar el producto en el mercado la obtuvo su titular aproximadamente 7 años antes a iniciarse la acción de cancelación por no uso, tiempo suficiente para que una vez autorizada se iniciara su comercialización efectiva y real.

De esta manera al no estar sustentado el uso efectivo por otros medios probatorios, los registros sanitarios  presentados  son considerados como pruebas impertinentes para demostrar el uso de la marca ALGIFLEX en el mercado, ya que  si bien son indicio importante para demostrar el interés del titular en iniciar la comercialización de su producto farmacéutico, pues es requisito para tal fin; lo cierto es que no son pruebas de la comercialización efectiva y real que ha debido realizar su titular para evitar la cancelación propuesta. Por lo tanto, es pertinente confirmar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 1207 de 2002, que ordenó la cancelación por no uso del certificado de registro número 186115 correspondiente a la marca ALGIFLEX, cuyo titular era la sociedad Rowel Laboratorios S.A. Para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Miguel Alfredo Cancino Rubiano y Alvaro Correa Ordoñez apoderados de quien fuera el titular del registro marcario y del solicitante de la cancelación, respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no  procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

 Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los

El Superintendente Delegado para la Propiedad  Industrial,

 JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ

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