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REPÚBLICA
DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución
no 27240 del 2002-08-28
Ref expediente no 95.26636
Por
la cual se resuelve un recurso de apelación
EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14
del decreto 2153 de 1992,
CONSIDERANDO
PRIMERO:
Mediante resolución 17084 del 29 de julio de 1996, la División
de Signos Distintivos negó el registro de la marca mixta CAMPESINO,
para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Mercados
Cooperativos de Caldas Ltda.. Mercaldas, y declaró fundadas
las observaciones presentadas por las sociedades Alpina Productos
Alimenticios y Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A.,
con fundamento en las marcas CAMPESINO ALPINA y DELCAMPO, respectivamente,
al considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro
del término de ley, el doctor José Fernando Restrepo Peláez,
en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso
de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión
mencionada en el considerando anterior.
El
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta
de la siguiente manera:
"1.
La marca que mis mandantes utilizan pretende reivindicar la
clase 30, al paso que las marcas de las opositoras aparentemente
están registradas en la Clase 29.
"2.
La marca de mis mandantes reivindica la figura de un campesino
caldense con todo y su atuendo; las marcas de las opositoras
son nominativas."
TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código
Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones
que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del
recurso:
1.
Aplicación de la Norma en el Tiempo
En
primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar
la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente,
la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento
de resolver los recursos [1] ; no obstante, la norma aplicable puede ser
también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir
el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre
y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar
parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha
manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia. [2]
Así
mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente,
establece que "Todo derecho de propiedad industrial válidamente
concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior
a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables
en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a
los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad
industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta
decisión...
"Para
el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá
en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de
su entrada en vigencia.", lo que claramente indica que a la
etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable
la actual Decisión.
En
este orden de ideas, resultan aplicables al caso concreto las
disposiciones contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, atendiendo la continuidad en el principio
que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, misma
en la que se fundamentó, tanto la negación del registro solicitado
como el recurso interpuesto.
2.
Examen de registrabilidad
Atendiendo
a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 del Acuerdo
de Cartagena, encontramos que, de conformidad con el artículo
150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de
registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada
una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas,
y así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, haciendo
referencia a que "el examen de registrabilidad procede
tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer
caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las
observaciones realiza dicho examen, el que no solo se concretará
a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se
presenten con relación al signo solicitado para registro."
[3]
Es
claro entonces, que el análisis de una solicitud de registro
de marca, háyanse presentado o no observaciones, se realiza
en primer lugar sobre si el signo solicitado cumple con los
requisitos que debe reunir todo signo para poder ser considerado
como marca, los cuales se encuentran establecidos en el artículo
134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en segundo
lugar, se dirige a la revisión detallada de los supuestos que
hacen que se encuentre incurso en las causales de irregistrabilidad
contempladas en los artículo 135 y 136 de la misma Decisión.
Luego, en el caso en cuestión, el pronunciamiento sobre registrabilidad
ha considerado previamente todos los anteriores presupuestos.
Así
las cosas, además de analizar los argumentos puntuales del recurrente,
en cumplimiento de la ley, se deberá entonces verificar también
la legalidad del acto respecto de todos los presupuestos que
fueron tenidos en cuenta al momento de conferir o denegar el
registro marcario.
3.
Recurso de Apelación
Respecto
de la facultad de la autoridad cuando revisa el acto emitido
por el inferior, para el caso el Superintendente Delegado respecto
de los actos del Jefe de la División de Signos Distintivos,
ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad
Andina que "...ésta asume toda la potestad de autoridad administrativa
jerárquica, y por tanto, como en el caso, haciendo uso de la
más alta y total competencia para pronunciarse sobre la materia
en vía de revisión, sin que de manera alguna quede condicionada
ni limitada esa competencia jerárquica por el pronunciamiento
del subalterno." [4]
El
doctor Hernando Devis Echandía, refiriéndose a la apelación
de la sentencia, ha manifestado que ésta "otorga al superior
competencia sobre todo el proceso como fallador de instancia,
y por lo mismo tiene la obligación de revisar el expediente
en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva
sobre el litigio..."
[5] . , si bien tal comentario se refiere específicamente
a la apelación de una sentencia, es aplicable en el caso de
la apelación aquí resuelta al tratarse de la misma especie de
acto de impugnación e instancia y, que como tal, busca obtener
un mismo efecto, esto es, la modificación o revocación total
o parcial por parte del superior de una decisión tomada por
el inferior.
4.
Confundibilidad
4.1
Norma
El
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos
que:
"a)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda inducir al público a error."
4.2.Concepto
La
confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir
al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra. El
tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones
dando pautas para la realización del análisis comparativo
[6] y definiendo la confundibilidad misma, frente a éste
último punto ha indicado que "Tanto la confusión como el error
implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento
de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican
a los productores en la cabal identificación de los mismos.
En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la
confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa
por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud
o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas.
De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar,
no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria
de la protección legal que le confiere el registro y del derecho
de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a
las solicitudes de registro que lo perjudiquen." [7]
Para
que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere
la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias
que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen
en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace
referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad
o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo
lugar, es necesario analizar los productos o servicios que identifiquen
las marcas en conflicto. En efecto, el 'principio de especialidad' [8] circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios
descritos en el registro y así este alcance o cobertura incide
en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria,
para solo aquellos signos que pretendan los mismos productos
o servicios o si quiera relacionados en alguna medida. Así
las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca
se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues
uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa
a la confundibilidad.
4.3.
Comparación de los signos
En
el caso en examen, por una parte las expresiones en comparación,
CAMPESINO(M) y DEL CAMPO, no presentan semejanzas determinantes
de error en el consumidor; en efecto si bien todas ellas se
sirven en forma directa de términos relacionados con el concepto
de campo, cada una es de tal carácter, que las semejanzas son
puramente tangenciales, haciendo altamente improbable la posibilidad
de error en el público consumidor.
En
cuanto a la comparación de el signo solicitado a registro y
la marca registrada CAMPESINO ALPINA (clase 29), encontramos
que si bien comparten el uso de la expresión CAMPESINO; en la
clase en la cual se otorgó el registro de la marca opositora,
implica una forma especial de fabricación, así como un tipo
especial de producto, (derivados lácteos, especialmente una
especie de queso "campesino"). Por lo mismo el uso compartido
de dicha expresión no puede en ningún momento configurarse como
argumento para encontrar semejanzas entre los signos, toda vez
que tal cosa, sería equivalente a otorgar la titularidad al
opositor sobre una expresión abierta y completamente inapropiable.
No
obstante lo anterior, revisados los registros de la Propiedad
Industrial, encontramos el registro de la marca CHOCOLATE CAMPESINO,
con certificado 163189, vigente hasta el 29/07/2004, en la clase
30 Internacional de Niza, registrada a nombre de la sociedad
Compañía Occidental de Chocolates S.A..
Así
las cosas, entre la marca registrada CHOCOLATE EL CAMPESINO,
en la que la expresión chocolate ocupa un lugar eminentemente
explicativo, resulta similarmente confundible con la marca solicitada
a registro, es claro que las marcas son idénticas desde el punto
de vista ortográfico y conceptual. Adicionalmente si bien es
cierto que el signo solicitado es mixto, el concepto evocado
por el mismo es idéntico al que evoca la marca previamente registrada
CHOCOLATE EL CAMPESINO; esto es la de un hombre de campo.
En
efecto, es claro que el elemento predominante del signo solicitado
es el elemento denominativo, toda vez que es por este por el
cual reconoce, identifica y solicita el producto en el mercado.
Es necesario aclarar al solicitante que el consumidor no fracciona
la marca en los elementos que lo conforman y la recibe, conoce
y solicita en la forma en que es presentada, todo lo cual es
fundamento para afirmar que de ser concedido el registro de
la marca solicitada, esta induciría a error al público consumidor
sobre el origen empresarial de los productos que se pretende
distinguir.
En
efecto se observa que tanto la marca solicitada CAMPESINO (M),
como la marca CHOCOLATE EL CAMPESINO(M) se encuentran conformadas
en sus aspectos literales por la expresión CAMPESINO idéntica
fonética, conceptual y ortográficamente en los signos en cotejo.
Adicionalmente
y dado que tanto el signo previamente registrado como el signo
solicitado a registro distinguen y pretenden distinguir respectivamente
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional
de Niza, es claro que la solicitud de registro de la marca de
la referencia se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal a) del artículo 83 de la decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución
17084 del 29 de julio de 1996, en cuanto niega el registro solicitado.
ARTICULO
SEGUNDO. Revocar los artículos primero y segundo de la decisión
contenida en la resolución 17084 del 29 de julio de 1996.
ARTICULO
TERCERO. Declarar infundada la observación presentada por
la Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A.
ARTICULO
CUARTO. Declarar infundada la observación presentada por
la sociedad Alpina Productos Alimenticios.
ARTICULO
QUINTO. Notificar personalmente a los doctores José Fernando
Restrepo Peláez, Ricardo Metke Méndez y Luz Clemencia de Páez,
apoderados del solicitante y de los observantes, respectivamente,
o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución,
entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella
no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese
y Cúmplase
Dado
en Bogotá D.C., a los
El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN
GUILLERMO MOURE PÉREZ
CJGR./
[6] Interpretación prejudicial proceso
49-IP-99
"La
jurisdicción comunitaria, tiene definidos en sus sentencias
algunos criterios generales que puedan orientar a quien aplica
estas disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la
solución de casos concretos. Dichos criterios se han resumido
en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en
el proceso de comparación entre signos distintivos, así:
"
a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada
por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado
de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca,
criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo
o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es
la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma
y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes
que se encuentren disponibles en el comercio.
"
b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no
simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método
de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis
simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente
las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
"
c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar
del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del
producto. Como quiera que quien, en ultimo término, puede
ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto
o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento
de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos
designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor
o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se
presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan
al error en la escogencia.
"
d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas
que las diferencias que existen entre las marcas que se
comparan. La similitud general entre dos marcas no depende
de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de
esos elementos."
[8] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio
de la especialidad se expresó: "Por su parte Zuccherino manifiesta
'La regla de especialidad de la marca requiere que la misma
confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios
designados en la solicitud de registro. El principio es claro:
los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren
para invocar la protección del derecho marcario, en conexión
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada.
Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio,
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una
marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o
servicios distintos.'"
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