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010/ Bogotá,
D.C. Asunto
Radicación 02066153
Trámite 113
Actuación 440
Folios 004 Estimado
señor: Damos respuesta
a su petición contenida en la comunicación radicada en esta Entidad bajo el número
de la referencia para informarle algunos aspectos relacionados con la aplicación
de las normas de competencia desleal en tratándose de derechos protegidos al
tenor del régimen de propiedad industrial, como sigue: 1. Acciones
de competencia desleal 1.1. Aplicación
de las normas de competencia desleal en relación con derechos de propiedad industrial 1.1.1.
Presupuestos Los
artículos 2 a 5 de la ley 256 de 1996, aplicable a la competencia desleal vinculada
con la propiedad industrial por expresa remisión de los artículos 22 y 23 del
decreto 2591 de 2000, establecen los supuestos de aplicación de la ley de tal
manera que, para que una conducta sea reprimida como desleal deben darse cada
unos de ellos. En este orden de ideas, para que una conducta sea considerada como
desleal, vinculada o no, con la propiedad industrial, deberá cumplir en general
con los siguientes supuestos: •
Haber sido realizada en el mercado.
• Haber tenido
fines concurrenciales, es decir, haber proporcionado la posibilidad de participar
o intervenir en el mercado, lo cual presume la ley cuando la actuación es objetivamente
idónea para mantener o incrementar la participación en el mercado del actor o
de un tercero. •
Se aplica a todos los participantes en el mercado, independientemente de su calidad
de comerciantes. •
Los actos desleales deben tener sus efectos principales o estar llamados a producirlos
en el mercado colombiano. 1.1.2.
Configuración de las infracciones En
cuanto a las conductas constitutivas de competencia desleal debe observarse que,
los artículos 8 a 19 de la ley 256 de 1996 enuncian algunas conductas que el legislador
considera desleales, las cuales deben ser interpretadas armónicamente con las
enunciadas en el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, el cual se refiere a algunas que el legislador andino consideró desleales
vinculadas a la propiedad industrial. [1] Téngase
en cuenta además que, el artículo 7 de la ley 256 de 1996 al establecer la prohibición
general de los actos de competencia desleal señala que, se considera que constituye
competencia desleal "todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines
concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles,
al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial
o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión
del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado."
Del mismo modo, el artículo 258 de la Decisión 486 consagra la prohibición general
de los actos de competencia desleal en relación con la propiedad industrial. En
consecuencia, si alguna conducta vinculada con la propiedad industrial no encuadra
dentro de las tipificadas en el artículo 259 de la Decisión 486, debe analizarse
a la luz de las enunciadas en la ley 256 de 1996, del artículo 258 de la Decisión
486 y de la prohibición general contenida en la ley 256 de 1996, para determinar
si se puede o no considerar como desleal. Nótese
como para la configuración de estas conductas, el legislador no diferencia si
el sujeto activo de la infracción es o no el titular de algún derecho de propiedad
industrial. Por lo anterior concluimos que, es posible al tenor de las normas
citadas que, incluso el titular de una marca registrada, incurra en conductas
constitutivas de competencia desleal al ejercer ese derecho. En el mismo sentido
debe observarse que, el legislador no establece como requisito para la configuración
de conductas constitutivas de competencia desleal que, en el caso de ser realizadas
por el titular de la marca y con ocasión de su ejercicio, dicho derecho haya sido
adquirido por su titular de mala fe o bajo algún otro de los supuestos a los que
usted se refiere. Es
claro entonces que, para que el titular de una marca registrada incurra en alguna
conducta de competencia desleal, con ocasión del ejercicio de su derecho, no
es necesario que el mismo haya sido adquirido de mala fe o para efectos de algún
otro de los supuestos mencionados en su consulta. 2.
Acción de nulidad El
artículo 172 de la Decisión 486 establece que, "la autoridad nacional competente
decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento,
la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención
con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. "La
autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona,
la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención
de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala
fe." En
concordancia con lo anterior, los artículos 596 y 612 del código de comercio y
el numeral 7 del artículo 128 del código contencioso administrativo, le otrogan
la competencia para conocer en única instancia de las acciones de nulidad contra
registros marcarios, al Consejo de Estado. Es
claro entonces que, cuando el Consejo de Estado declara la nulidad del registro
marcario, ya que el accionante ha probado los supuestos señalados por el artículo
172 de la Decisión, entre los cuales se encuentra el de haber obtenido el registro
de mala fe, la Superintendencia de Industria y Comercio debe proceder, en cumplimiento
de la sentencia, a la cancelación del respectivo registro marcario.
[2] Con
base en todo lo expuesto se concluye que, la declaración sobre si un registro
marcario ha sido obtenido de mala fe por su titular, corresponde en Colombia privativamente
al Consejo de Estado, razón por la cual, ni los jueces civiles o comerciales,
ni la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden realizar tal declaración
al conocer de asuntos de competencia desleal. En este orden de ideas, mientras
el Consejo de Estado no profiera sentencia mediante la cual establezca que un
registro marcario fue adquirido de mala fe o bajo algún otro supuesto que lo vicie
de nulidad, se presume la legalidad del acto administrativo de concesión y por
lo tanto la Superintendencia no puede proceder a su cancelación bajo los supuestos
del artículo 172 de la Decisión 486. En el mismo sentido es claro que, la autoridad
que conoce de un asunto por competencia desleal no es competente para ordenar
la cancelación de un registro marcario ya que dicha potestad, como se dijo, es
privativa del Consejo Estado. Sin
perjucio de lo anterior consideramos que, eventualmente la autoridad que conozca
de un asunto de competencia deselal, podría a título de condena o incluso previamente
a su declaración, como medida cautelar,
[3] ordenar al títular de un registro marcario, abstenerse de ejercer un
uso no protegido por el registro marcario y el cual vulnere los derechos del
afectado por los actos de competencia desleal. Con
base en todo lo expuesto es claro entonces que, independientemente de la buena
o mala fe con que se haya obtenido un registro marcario, su titular, con ocasión
del ejercicio de su derecho, podría incurrir en actos de competencia desleal,
siempre y cuando en éstos se den los supuestos contemplados por las normas aplicables
en esa materia y que, se configure alguna de las conductas expresamente tipificadas
como desleales o que, la conducta se encuadre dentro de la prohibición general
del artículo 258 de la Decisión 486 y del 7 de la ley 256 de 1996. En los anteriores
términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo
25 del código contencioso administrativo. Para obtener
mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto
de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet
www.sic.gov.co. Adicionalmente, en la pestaña
de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia
y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos. Atentamente,
MARIANA
CALDERÓN MEDINA Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica
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