Concepto 02103515 del 25 de Noviembre de 2002

Bogotá, D.C.

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Asunto:             Radicación        02103515
                          Trámite 113
                          Actuación          440
                          Folios               006

Estimada Señora:

Damos respuesta a su solicitud, radicada bajo el número que se indica en el asunto para informarle algunos aspectos en materia de propiedad industrial, como sigue:

1.         Patentes

1.1        Patentes de invención

La patente se constituye dentro del régimen de la propiedad industrial como el mecanismo de protección de las invenciones, las cuales según el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pueden ser de productos o procedimientos, siempre y cuando sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

La oficina nacional competente que, para el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgará la patente sobre una invención de producto o de procedimiento, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos en la normatividad andina antes mencionados.

1.2.       Patentes de Modelo de Utilidad

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486 mencionada, se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición o de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad serán protegidos mediante patentes y se les aplicaran las disposiciones sobre patentes de invención ^[1] .

2.         Marcas

De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca, "cualquier signo, que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado ^[2] . Podrán registrarse como marcas los signos suceptibles de representación gráfica ^[3] . La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro": (Subrayado fuera de texto).

Adicionalmente y de conformidad con el citado artículo 134 de la Decisión 486, pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

"a) Las palabras o combinación de palabras;

"b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

"c) Los sonidos y los olores;

"d) Las letras y los números;

"e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

"f) La forma de los productos, us envases o envolturas;

"g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".

De acuerdo a lo anterior, tal y como lo ha explicado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "en atención a la naturaleza o estructura del simbolo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significado. También existen las marcas gráficas (signos visuales), las mixtas (gráficas y denominativas) y las llamadas marcas "tridimensionales" como la marca-envase." ^[4] Es así como la jurisprudencia andina ha explicado las caracteristicas de cada una de estas marcas como sigue:

2.1. Marcas denominativas

Llamadas tambien nominales o verbales, utilizan un signo acustico o fonético y están formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas existen dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto ^[5] .

2.2        Marcas gráficas

Son las definidas como un signo visual porque se dirigen a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa ^[6] .

2.3.       Marcas mixtas

Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imagenes), ^[7] existiendo siempre un elemento predominante o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión caracteristica" de la marca mixta que, consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que, entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más llamativo. ^[8]

2.4.       Marcas olfativas

El mismo artículo 134 mencionado, señala de manera no taxativa los tipos de signos que pueden constituirse como marcas, destacándose entre ellos los olores.

Ahora bien, la doctrina ^[9] al respecto ha manifestado que,: "Para que el signo pueda ser inscrito, se requiere que pueda ser captado fielmente en un medio material y que a través de ese medio pueda definirse plenamente en todos sus aspectos. Si se tiene en cuenta la naturaleza de la marca, consideramos que este nuevo tipo de signos debe reunir otros requisitos. La posibilidad de ser reproducidos siempre en forma idéntica (el olor o el sabor, siempre debe ser el mismo, sin alteración alguna, para que cumpla la función distintiva de la marca)."

En este sentido debemos afirmar que, de conformidad con lo señalado, un olor puede ser objeto de registro marcario siempre y cuando cumpla con las características señaladas para los signos susceptibles de registrarse como marcas conforme a la Decisión 486, esto es, ser apto para distinguir productos o servicios y ser susceptible de representación gráfica.

2.5.       Marcas de certificación

Conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por marca de certificación se entiende, "un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca". Para tales efectos, se requiere que el titular de la marca se encuentre facultado legalmente para certificar la calidad u otra característica de los productos o servicios que requieran este reconocimiento.

_Para llevar a cabo el registro de una marca de certificación debe surtirse el procedimiento correspondiente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual se señala en el punto anterior y cumplir con los requisitos de que tratan los artículos 186 y 187 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.6.       Marcas colectivas

El artículo 180 de la Decisión 486 define como marca colectiva "todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilice bajo el control de un titular".

De otro lado y en relación con otros tipos de signos que pueden ser registrados o depositados encontramos:

3.         Lemas Comerciales

El artículo 175 de la Decisión 486 define los lemas comerciales como las palabras, frases o leyendas utilizados como complemento de una marca.

Respecto de los lemas comerciales el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que, "En el régimen andino no se ve impedimento para el registro de una frase publicitaria si cumple con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio.

"Naturalmente que corresponde a la Oficina Nacional Competente verificar, en el examen de registrabilidad, bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla" ^[10] .

4.         Denominaciones de Origen

El artículo 201 de la Decisión 486, define como denominación de origen, "una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras caracteristivas se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos".

El Tribunal Andino de justicia ha manifestado al respecto que, "Las denominaciones de origen ..., están constituidas por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien, cualidades y características exclusivas relativas al ambiente geográfico, a factores naturales o humanos de la región en que es producido el bien.

"La utilización de denominaciones de origen, con relación a productos naturales agrícolas, artesanales o industriales, queda en consecuencia reservada, exclusivamente, para los productores, fabricantes y artesanos de la localidad o región evocada por dicha denominación de origen" ^[11] .

5.         Nombres y enseñas comerciales

Al tenor del artículo 190 de la Decisión 486, se entiende por nombre comercial "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil." Es importante aclarar que entre otros, según el mismo artículo, pueden constituir nombre comercial de una empresa o un establecimiento, entre otros, su denominación, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

De otra parte, si bien de acuerdo con el artículo anterior, el nombre comercial identifica también a establecimientos de comercio, la legislación colombiana, ha entendido que son las enseñas comerciales las encargadas de cumplir esta función ^[12] , pero a ambos, tal y como lo establece el artículo 200 de la Decisión 486 ^[13] , se les aplica el mismo régimen.

En relación con la forma de adquisición del derecho al uso exclusivo del nombre comercial y por tanto, de la enseña comercial , el artículo 191 de la Decisión 486 establece que, éste se adquiere por el uso que del signo se haga en el comercio, de tal manera que, su depósito o registro tienen un carácter meramente declarativo de la existencia del derecho. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486, al establecer la opción para cada país miembro de adoptar el sistema de registro o de depósito del nombre comercial advierte que uno u otro tienen efecto declarativo y además remite a la legislación interna de cada Estado para la adopción de uno u otro sistema.

Es así como, el artículo 603 del código de comercio colombiano reafirma lo dispuesto por la norma andina al estipular que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por su primer uso y adopta el sistema de depósito del mismo como un mecanismo de prueba del uso, es decir como un mecanismo declarativo y no constitutivo de derechos. En consecuencia, el depósito no otorga derechos a su titular sino que se constituye en una prueba del primer uso del nombre comercial. ^[14] Basada en lo anterior, la legislación colombiana, a la cual, como ya se dijo remite la norma andina, establece que, "si el nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la oficina de propiedad industrial lo hará saber al solicitante y si éste insistiere, se hará constar en el certificado la existencia del primer deposito". ^[15]

En este orden, los signos anteriormente descritos pueden ser  objeto de registro o depósito por esta Superintendencia, en la medida que cumplan con los requisitos contemplados en la Norma Supranacional Andina, previstos para cada uno de ellos.

En los anteriores términos damos respuesta a la consulta planteada, con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, dentro del tramite de registro de marcas y/o patentes, puede consultar nuestra página de internet : www.sic.gov.co. Adicionalmente en la pestaña de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del Indice Temático de normas y conceptos.

Atentamente,

MARIANA CALDERON MEDINA

Jefe Asesora Oficina Juridica