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_Bogotá,
D.C. 10/ Asunto:
Radicación 02029470
Trámite
113
Actuación
440
Folios:
05 Estimado
Doctor: Damos respuesta
a su solicitud, radicada bajo el número que se indica en el asunto para informarle
que: 1. De conformidad
con la legislación comunitaria en materia de propiedad industrial, los derechos
derivados de una patente únicamente tiene alcance en el territorio del país donde
ésta fue concedida. 2. La fabricación
de productos patentados puede hacerse por su titular o por terceros debidamente
autorizados por su titular para tal efecto, so pena de las acciones legales pertinentes
por infracción de la misma. Lo anterior
por las siguientes consideraciones 1. Patentes 1.1. Territorialidad
del derecho sobre una patente En primer
término es necesario señalar que, el otorgamiento de derechos sobre una patentes
de invención en los países de la Comunidad Andina, se basa en el principio de
territorialidad, de acuerdo al cual, los derechos derivados de una patente tienen
alcance unicamente en el país donde ésta se concede [1] .
En este sentido,
para que el titular de una patente pueda hacer oponibles los derechos derivados
de la misma a un tercero en Colombia, debe tener la invención debidamente protegida
en Colombia, a través de la concesión de derecho de patente por parte de esta
Superintendencia. 1.1 Derechos
derivados de la patente de invención El artículo
50 de la Decisión 486 establece que la patente tendrá una duración de 20 años
contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, de lo que
se infiere que, durante dicho termino su titular tiene derecho a explotar con
carácter exclusivo y excluyente la invención objeto de la patente. De otra parte
el artículo 52 de la misma Decisión dispone que, "La patente confiere a su titular
el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar
cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i)fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo
para alguno de estos fines; y, b)cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i)emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en
el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento"
[2] , lo que reafirma el derecho exclusivo
que con ocasión del otorgamiento de la patente adquiere el titular sobre la invención,
para explotarla y usarla. [3] El derecho
conferido a su titular por la patente, supone entonces la potestad esencial de
excluir a otros del ejercicio de las facultades inherentes a ese derecho, sobre
el producto en que consista la invención, durante un tiempo definido de 20 años
en el caso de nuestro ordenamiento jurídico. Adicionalmente
es necesario precisar que el ámbito de protección otorgado por la patente está
claramente limitado, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la norma
supranacional andina, a las reivindicaciones, las cuales están constituidas por
la descripción del producto, hechas al solicitar la patente, las cuales deberán
indicar claramente la aplicación de la misma. 1.2 Licencias
sobre Patentes
El artículo
57 de la Decisión 486, prevé que el titular de un patente podrá dar licencias
a uno o más terceros para que éstos efectúen la explotación [4] de la invención patentada, mediante
un contrato de licencia que, es aquel por medio del cual el titular de una patente
autoriza a un tercero para que éste efectúe la explotación de la misma. De acuerdo
entonces con lo expuesto, el uso de la invención objeto de la patente por parte
de terceros debidamente autorizados por su titular, será valido y legal. 2. Acciones
de Protección de los Derechos de Propiedad Industrial Con fundamento
en lo expuesto a lo largo de este escrito, el titular de una invención patentada
en Colombia, podría impedir a terceros no autorizados el uso o explotación de
la misma, iniciando para ello las acciones previstas en la legislación como sigue: 2.1 Acciones
por infracción de derechos De conformidad
con el artículo 238 de la Decisión 486, el titular de derechos de propiedad industrial
protegidos en virtud de la misma, puede entablar acción ante la autoridad nacional
competente (en el caso colombiano, ante las autoridades jurisdiccionales), contra
cualquier persona que infrinja su derecho o contra quien ejecute actos que manifiesta
la inminencia de una infracción [5] . 2.2 Acción
judicial por daños y perjuicios El artículo
239 de la misma Decisión establece que, el titular de una patente tendrá derecho
a ejercer acción judicial por daños y perjuicios que puedan ser ocasionados por
el uso no autorizado de la invención, durante el periodo comprendido entre la
fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada y la fecha de concesión
de la patente. En este sentido
una solicitud de patente en tramite que, con posterioridad sea concedida, respecto
de la cual un tercero la haya explotado o usado la invención objeto de la misma
con anterioridad a su concesión, podrá dar lugar a indemnización de perjuicios
correspondiente.
2.3. Acciones por competencia desleal
_
2.3.1.Conductas constitutivas de competencia desleal
_
Los artículos 8 a 19 de la ley 256 de 1996 enuncian algunas conductas que el legislador
considera desleales, entre las cuales destacamos como eventualmente relacionadas
con las patentes, los actos de imitación, consagrados en el artículo 14. Ahora
bien, las conductas enunciadas por la ley 256 de 1996 deben ser interpretadas
armónicamente con las enunciadas en el artículo 259 de la Decisión 486, el cual
se refiere a algunas que el legislador andino consideró desleales vinculadas a
la propiedad industria entre las cuales está la descrita en el literal a), consistente
en "cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor." 2.3.2. Violación de la prohibición general
_
El artículo 7 de la ley 256 de 1996 al establecer la prohibición general de los
actos de competencia desleal señala que, se considera que constituye competencia
desleal "todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales,
cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la
buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien
cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador
o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado." Del mismo modo,
el artículo 258 de la Decisión 486 consagra la prohibición general de los actos
de competencia desleal en relación con la propiedad industrial. _ En consecuencia,
si alguna conducta vinculada con la propiedad industrial no encuadra dentro de
las tipificadas en el artículo 259 de la Decisión 486, debe analizarse a la luz
de las enunciadas en la ley 256 de 1996, del artículo 258 de la Decisión 486 y
la prohibición general contenida en la ley 256 de 1996, para determinar si se
puede o no considerar como desleal.
2.4 Acciones penales
_
Según el artículo 306 del código penal, quien fraudulentamente utilice nombre
o enseña comercial, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial
protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente,
se hace acreedor a prisión de dos a cuatro años y multa de veinte a dos mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Advierte el mismo artículo que se hace acreedor
a la misma pena quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice,
transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos
o distribuidos en las circunstancias previstas en el mismo artículo. Se debe advertir
que este delito no es de aquellos que requieren querella de parte, de tal manera
que pueden ser investigados y penalizados de oficio por las autoridades jurisdiccionales
competentes . _En consecuencia
usted deberá verificar que, la patente sobre el producto que usted desea fabricar
no haya sido solicitada y/o concedida en nuestro país, pues de ser afirmativo
lo anterior, deberá solicitar las autorizaciones señaladas al titular, a fin de
no vulnerar sus derechos y eventualmente ser objeto de las acciones descritas.
Ahora bien, si la patente de invención no ha sido solicitada o concedida en Colombia,
en tanto la misma pertenecería al dominio público, no habría problema en que usted
fabricara el producto respectivo. [6] En los anteriores
términos damos respuesta a la consulta planteada, con el alcance previsto en el
artículo 25 del código contencioso administrativo.
Para obtener
mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto
de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet:
www.sic.gov.co. Adicionalmente en la pestaña de Normatividad, encontrará todos
los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del Indice temático
de normas y conceptos. Atentamente, MARIANA
CALDERÓN MEDINA Jefe Asesora
Oficina Jurídica
1
METKE Ricardo. Procedimiento de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá,
1994, pág. 26. "De conformidad con la doctrina comunitaria la protección y los
efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio
del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la
protección que dispensa el Estado no puede extenderse más alla de sus fronteras".,
2
Decisión 486, artículo 53 "Excepciones: El titular de la patente no podrá
ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes
actos: "a) actos
realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales; "b) actos
realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de
la invención patentada; "c) actos
realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica
o académica; "d) actos
referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la protección de la propiedad
industrial; "e)
cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse,
usalo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención
requier a el uso repetido de la entidad patentada".
3
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - CORPIC-.
Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín,
2001:"Durante el periodo correspondiente a la patente sobre la invención,
el ius prohibendi propio de la exclusión anotada no es universal, por lo
que debe estar limitado a un ámbito específico. Ese ámbito comprenderá el de la
descripción que el solicitante de la patente realiza al ponerla a consideración
de la autoridad competente antes de su otorgamiento, con señalamiento expreso
del alcance (aplicaciones) de la invención. Esto es, en términos generales, lo
que se conoce bajo el concepto "reivindicaciones", donde se manifiesta el legítimo
interés del inventor, y lo que sirve de base para determinar si la invención se
ajusta o no a los requisitos positivos de la patentabilidad".
4
Decisión 486, artículo 59: "El titular de la patente está obligado a explotar
la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna
persona autorizada por el". 5
METKE, Ricardo. Procedimientos de propiedad industrial. Cámara de Comercio de
Bogotá. pág. 147. "Una de las facultades del titular de un derecho de propiedad
industrial es el uso o explotación exclusiva de los bienes objeto de la misma
(patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y enseñas). Ello
implica a su vez la facultad de impedir que terceros no autorizados usen o exploten
tales bienes. Desde otro punto de vista puede afirmarse que el uso o explotación
por un tercero no autorizado de un bien amparado por un derecho de propiedad industrial,
comstituye una usurpación del bien y una infracción del derecho respectivo".
6
Decisión 486 , artículo 16: "Una invención se considerará nueva cuando no
está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá
todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral,
utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para
el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante
la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviere examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud
de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto
e el artículo 40". | 
