Concepto 02035082 del 11 de Junio de 2002

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Bogotá, DC

Asunto:              Radicación        02035082
Trámite 113
Actuación         440
Folios:              005

  Estimado Doctor 

Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número indicado en el asunto para informarle que, el uso de signos distintivos es libre, sin necesidad de que para ello se cuente con un registro; sin embargo dicho uso no estará protegido y en consecuencia cualquier tercero podrá hacer uso del signo distintivo igualmente. Lo anterior por las siguientes consideraciones:

1. Marcas

1.1 Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca

El derecho sobre una marca, teniendo en consideración el régimen atributivo, imperante en la Comunidad Andina, se obtiene a través de su registro ^[1] , de manera que, el uso no otorga ningún tipo de derecho a diferencia de lo que sucede en países donde el régimen es declarativo. Dicho derecho se adquiere adelantando el respectivo registro ante la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia.

En efecto, cabe señalar que,  si bien el uso de signos distintivos es libre, sin necesidad de que para ello se cuente con un registro, dicho uso no estará protegido y en consecuencia, cualquier tercero podrá hacer del signo, igualmente, en tanto solamente el registro como marca, otorga a su titular el derecho a usarlo exclusiva y excluyentemente ^[2]

1.2 Alcance del registro marcario

Tal y como lo establece la normatividad andina, el registro de una marca y su protección, se extiende sólo a los productos o servicios especificados en la solicitud y no confiere a su titular expectativa o derecho alguno para obtener el registro de igual signo para distinguir otros productos o servicios ^[3] .  Del mismo modo, únicamente ampara el especifico signo registrado, sin elementos adicionales que de utilizarse junto a éste, tendrían un uso no protegido.

De otra parte el registro de una marca tiene protección únicamente en el determinado país en el cual se otorgó y en ese sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha manifestado que, " La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado (...)

"De conformidad con la doctrina comunitaria 'la protección y los efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras' (Procedimiento de propiedad industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26)" ^[4]

Así las cosas, la protección del registro marcario se circunscribe únicamente al territorio donde ha sido   registrada la marca, así como también a los específicos productos o servicios para los cuales fue       concedido, sin extenderse a elementos adicionales del signo registrado como tal.

1.3. Procedimiento de registro

Para llevar a cabo el registro de una marca debe surtirse el procedimiento correspondiente, el cual se encuentra descrito en el título V, capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes ^[5] .

De acuerdo a lo anterior si usted desea solicitar el registro de una marca, deberá presentar el formulario de solicitud de registro, con el lleno de los requisitos formales previamente establecidos y el pago de la tasa correspondiente ^[6] .

2. Nombre comercial

2.1 Sistema declarativo de adquisición del derecho sobre un nombre comercial

Al tenor del artículo 190 de la Decisión 486, se entiende por nombre comercial "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil." al respecto vale la pena aclarar que, entre otros, según el mismo artículo, pueden constituir nombre comercial de una empresa o un establecimiento, entre otros, su denominación, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Es importante anotar que, si bien de acuerdo con el artículo anterior, el nombre comercial identifica también a establecimientos de comercio, la legislación colombiana, ha entendido que son las enseñas comerciales las encargadas de cumplir esta función ^[7] , pero a ambos, tal y como lo establece el artículo 200 de la Decisión 486 ^[8] , se les aplica el mismo régimen.

En relación con la forma de adqusición del derecho al uso exclusivo del nombre comercial y por tanto, de la enseña comercial, el artículo 191 de la Decisión 486 establece que, éste se adquiere por el uso que del signo se haga en el comercio, de manera que, su depósito o registro tienen un carácter meramente declarativo de la existencia del derecho. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486, al establecer la opción de cada país miembro de adoptar el sistema de registro o de depósito del nombre comercial advierte que uno y otro tienen efecto declarativo y además, remite a la legislación interna de cada Estado para la adopción de uno u otro sistema.

Es así como, el artículo 603 del código de comercio reafirma lo dispuesto por la norma andina al estipular que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por su primer uso y adopta el sistema de depósito del mismo como un mecanismo de prueba del uso, es decir como un mecanismo declarativo y no constitutivo de derechos. En consecuencia, el depósito no otorga derechos a su titular sino que se constituye en una prueba del primer uso del nombre comercial. ^[9] Basada en lo anterior, la legislación colombiana, a la cual, como ya se dijo, remite la norma andina, estipula que "si el nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la oficina de propiedad industrial lo hará saber al solicitante y si éste insistiere, se hará constar en el certificado la existencia del primer depósito." ^[10]

1.2.Derechos derivados del nombre o la enseña comercial

Según el artículo 192 de la Decisión, al nombre comercial  y por lo tanto a las enseñas, se le aplican en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158. De este modo, el titular tiene derecho al uso exclusivo del signo, pudiendo iniciar las acciones del caso contra quienes utilicen nombres, enseñas, lemas marcas idénticos o similares que distingan los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados.

Acorde con lo anterior, el artículo 607 del código de comercio, "prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o servicios, que sea similar o igual a otro ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trate de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse", disposición que debe ser interpretada en armonía con la Decisión 486 de tal manera que, como ya se explicó, dicha prohibición se extiende a signos similares.

En consecuencia usted podrá solicitar el registro de los signos distintivos objeto de su interés de considerarlo necesario, de acuerdo al procedimiento previsto para el registro de marcas o de enseñas comerciales y cancelando las tarifas ^[11] correspondientes.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet: www.sic.gov.co. Adicionalmente en la pestaña de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del Indice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

MARIANA CALDERÓN MEDINA

Jefe Asesora Oficina Jurídica