|
010/ Bogotá,
D.C. Asunto:
Radicación 02001049
Trámite 113
Actuación 440
Folios: 04 Estimado
doctor Damos
respuesta a su solicitud, radicada en esta Superintendencia bajo el número que
se indica en el asunto para informarle que el titular de una marca previamente
registrada en Colombia tiene derecho al uso exclusivo de la misma y será el legítimo
titular quien podrá otorgar licencia de uso de una marca registrada, para que
un tercero pueda utilizarla válidamente. Lo anterior por las siguientes consideraciones:
1. Derechos derivados
del registro de una marca En
virtud de lo establecido en el artículo 154 [1] de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere únicamente
mediante su registro ante la oficina nacional competente que, en Colombia es la
Superintendencia de Industria y Comercio. Este registro confiere además a su titular,
el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice
los siguientes actos: "a)
Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
o acondicionamientos de tales productos; "b.
Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;
o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos; "c)
Fabricar etiquetas envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan
o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
"d)
Usar en el comercio un signo identico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de
asociación con el titular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico
para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. "e)
Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al
titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución
de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por
razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular
; "f)
Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida,
aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento
injusto de su prestigio." [2] En
efecto, el derecho sobre una marca tiene dos dimensiones, una positiva, en virtud
del cual el titular de la marca puede usarla y disponer de ella teniendo la facultad
de cederla o permitir su uso a un tercero a través de una licencia
[3] y una dimensión negativa consistente en la facultad del titular
de prohibir a terceros no autorizados el uso de la marca. En
este sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ha expresado que:
"El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo
de su titular para permitir o conceder el uso del mismo
a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios
con la marca registrada, etc..., como el atributo negativo de impedir la utilización
no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad
del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones
marcarias dejadas a capricho del titular"
[4] . . Adicionalmente,
debe tenerse en cuenta que, el uso no autorizado o indebido de signos distintivos
debidamente registrados puede conllevar por parte de su titular, acciones de carácter
civil [5] o penal.
[6] De
conformidad con lo anterior, el legitimo titular de un registro marcario tiene
derecho al uso exclusivo sobre el mismo, para lo cual cuenta con las acciones
que le permiten actuar contra terceros no autorizados que hagan uso de la marca. Sin
perjuicio de lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión
486, terceros podrán hacer uso de marcas registradas sin autorización de sus titulares
siempre y cuando ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca,
se limite a informar y no sea capaz de confundir al público sobre la procedencia
de los productos o servicios [7] . Adicionalmente
se exige que la información que se brinde al público sea adecuada y veraz y que
no sea susceptible de inducir a confusión al público consumidor acerca del origen
empresarial de los productos o servicios de que se trate [8] . En
este orden de ideas, el uso sin autorización, de marcas registradas por terceros
en cupones, bonos publicitarios, etc., debe someterse a lo descrito anteriormente,
a fin de no vulnerar derechos adquiridos por sus legítimos titulares. En
los anteriores términos damos respuesta a la consulta planteada, con el alcance
previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de internet: www.sic.gov.co Atentamente, MARIANA
CALDERÓN MEDINA
Jefe
Asesora Oficina Jurídica
[1] 1"El derecho
al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la
oficina nacional competente". [2]
2 Decisión 486, artículo 155
[3] 3 El artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina se establece que "el titular de una marca registrada o en
trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación
de la marca respectiva.Deberá registrarse ante la oficina nacional competente
toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia
no surta efectos frente a terceros (...)". La
licencia de uso ha sido definida por el tribunal Andino de Justicia como: "aquella
por la cual el titular de una marca (licenciante) coopera con otra empresa (licenciataria)
a fin de ampliar las actividades de producción y distribución de productos portadores
de la correspondiente marca. En esta relación contractual el licenciante otorga
autorización al licenciatario para aplicar la marca y utilizarla en los correspondientes
productos, es decir, le cede el derecho al uso de la marca".
[4] 4 Tribunal
Andino de Justicia, Proceso 7-IP-98 [5] 5 Ley 256 de 1996, sobre competencia desleal,
vg, actos de engaño (artículo 11) o actos de explotación de la reputación ajena
(artículo 15), etc.
Decisión 486, artículo 238, acciones por infracción de derechos.
[6] 6 Código
Penal, artículo 306, usurpación de marcas. [7] 7 Decisión 486, Artículo 157: "Los terceros
podrán sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado
su propio nombre, domicilio, seudonimo, un nombre geográfico o cualquier otra
indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar
de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios
u otras caracteristicas de éstos, siempre que esto se haga de buena fe, no
constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propositos de identificación
o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia
de los productos o servicios. El registro de una marca no confiere a su titular,
el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad
de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad
o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos
de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al proposito
de información al público y no sea posible de inducirlo a confusión sobre el origen
empresarial de los productos o servicios respectivos." (Subrayado fuera de
texto) [8] 8 Decreto
3466 de 1982, artículo 14. | 
