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Bogotá, D.C.
010 Asunto:
Radicación 01109350
Trámite
113
Actuación 440
Folios 005 Estimada
señora Damos
respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia para informarle
lo siguiente: 1.
Marcas 1.1
Acción de cancelación de la marca por no uso El
artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone
que, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca [1] a solicitud de persona interesada, en el evento
que la misma no se hubiere utilizado, sin motivo justificado, en al menos uno
de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Igualmente establece
la norma que no se podrá cancelar el registro de una marca si el titular puede
probar que el no uso de la marca se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso
fortuito. Tal
y como lo señala la norma en mención, para que proceda la acción de cancelación
de un registro de marca por no uso, deberán confluir los siguientes elementos:
- Deberá ser interpuesta
a solicitud de parte, en tanto no procede la cancelación oficiosa por parte de
la administración.
- El
accionante deberá indicar el interés legítimo que le asiste para intentar la acción,
entendiéndose como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que
pretenda usar la marca registrada y no utilizada, o que pretenda removerla del
registro en tanto constituye un obstáculo para el registro de una marca que pretenda,
entre otros. [2]
En
este punto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo previsto en la Circular
Externa 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio, [3] capítulo primero, numeral 1.1.3.2.,
deben pagarse tantas tasas con ocasión de la cancelación de una marca, como marcas
se pretendan cancelar. 1.2
Derecho preferente al registro de una marca, como resultado de su cancelación. El
artículo 168 de la Decisión 486 establece que "la persona que obtenga una resolución
favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse
a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de
los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede
firme en la vía administrativa." El
Tribunal Andino de Justicia en proceso 26- IP-95 de 1998, señaló con respecto
del derecho de prioridad o preferencia citando la definición de Maria Moliner
en el Diccionario de Uso del Español, que la prioridad es la anterioridad de una
cosa respecto de otra, en el tiempo o en el espacio; o como se expresa en materia
jurídica propiamente, respecto del término preferencia, que éste es uno de los
medios de solución que el derecho tiene para resolver los problemas de la concurrencia
o colisión de derechos sobre una misma cosa. Normalmente, cuando diversos derechos
inciden sobre un mismo bien, el problema se resuelve mediante unas normas especiales,
donde a los diferentes derechos se les otorga un determinado rango preferencial
que supone una prioridad frente a los que le siguen. De
conformidad con lo señalado la persona que adquiera el derecho preferente al registro
de una marca, en principio, sería la llamada a obtenerlo por encima de otros solicitantes
del mismo signo, incluido aquél que fuera titular de la marca cancelada. 1.3
Causales de irregistrabilidad de las marcas El
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ha considerando que el acto de
otorgamiento de registros de marcas idénticas a otras ya concedidas a nombre de
un mismo titular, estaría viciado de nulidad por carecer de objeto, lo cual es
claro dado el carácter enunciativo de las causales de irregistrabilidad de que
trataba la Decisión 344 y que hoy se encuentran previstas en los artículos 135
y 136 de la Decisión 486. [4] En
este sentido, sería claro que un registro concedido estando en vigor el registro
de una marca idéntica o vulnerando el derecho preferente de un tercero al registro
de la misma, [5] estaría viciado
de nulidad. Teniendo
en consideración lo anterior y el texto de su consulta, podemos trabajar dos hipótesis
que se deducen de la misma, como sigue: - Existe
un registro marcario ya concedido y una solicitud de registro en trámite.
Para
este caso, según lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, toda vez que la cancelación por no uso procede únicamente contra registros
y no contra solicitudes de registro de marca no habría lugar a adelantar cancelación
alguna contra una solicitud, consecuentemente tampoco a adelantar trámites de
manera independiente, ni mucho menos a acumularlos. - Existen
dos registros concedidos, sobre la misma marca para idénticos productos y/o servicios.
Frente
a lo anterior es preciso señalar que, si efectivamente existieran dos registros
de una marca idéntica en cabeza de un mismo titular, mientras el primero sería
susceptible de cancelación, de ser el caso, el segundo estaría viciado de nulidad. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de Internet www.sic.gov.co En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Atentamente, MARIANA
CALDERON MEDINA
Jefe
Oficina Asesora Jurídica
[4] Tribunal Andino de Justicia, proceso 30- IP-97:
"Los tratadistas Bertone y Cabanellas consideran nulas las inscripciones de las
marcas denominadas de "repetición" al estimar maniobras en fraude de
la ley, pues tienen el objeto de evitar que "la caducidad recaída sobre un
registro anterior no perjudique la subsistencia de las posteriores" ("Derecho
de Marcas" Tomo II página 249). En esta forma se estaría recurriendo al empleo
de un procedimiento para obtener un segundo registro, cuando existe uno anterior
vigente, hecho que podría quedar incluido dentro de los "otros casos"
a los que se refiere el enunciado general del artículo 113. "El
hecho de que se conceda un doble registro de una marca o de una similar a la anteriormente
inscrita para idénticos productos o servicios podría encontrarse en contravención
con las disposiciones que sobre caducidad por falta de uso trae la Decisión 344,
en la medida en que mediante el segundo registro se pretende burlar los efectos
de esa figura, razón por la cual procedería la nulidad de ese registro según lo
dispuesto por el artículo 113 literal a) que ordena a la autoridad nacional competente
decretar la nulidad, de oficio o a petición de parte interesada, cuando 'el registro
se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente
Decisión'." Tribunal
Andino de Justicia,proceso 4-IP-98: "La solicitud presentada por quien aún es
el titular del registro quebranta el artículo 114 de la Decisión 344 en la medida
en que con ella se impide la realización de los efectos que en virtud de esta
disposición deben derivarse una vez cumplidos los supuestos de la caducidad. Los
fundamentos de este aserto son los siguientes: a) La primera solicitud de registro
de un signo adquiere prelación frente a las solicitudes posteriores. Esta circunstancia
resulta fácilmente comprobable al repasar el texto del literal b) del artículo
83 en cuya virtud la oficina nacional competente no puede acceder al registro
de un signo idéntico o similar a otro anteriormente solicitado para registro por
un tercero, obviamente en el marco del principio de especialidad. b) Si quien
es titular de un registro presenta nueva solicitud para la misma marca referida
a los mismos productos o servicios, en principio tal solicitud carece de objeto,
pues es un imposible jurídico adquirir lo que ya nos pertenece. c) La solicitud
de registro presentada por quien aún era titular del anterior registro, no se
convalida por el hecho de que con posterioridad se declare la caducidad, pues
permitir semejante circunstancia implicaría avalar la actitud de quien pretende
escapar a las consecuencias jurídicas de esta sanción. En efecto, de llegarse
a afirmar la validez de tal solicitud, el antiguo titular gracias a su prematuro
proceder impediría la realización de uno de los efectos de la caducidad, el consistente
en quedar en la misma situación jurídica de cualquier otra persona frente al signo
respectivo, pues esa solicitud le otorgaría preferencia para el registro, incluso
frente a la primera allegada por un tercero inmediatamente después de la declaración
de caducidad. (...) "La
solicitud que versare sobre una marca cuyo registro se encuentre vigente, contraviene
lo dispuesto en el artículo 114 cuando es presentada por el mismo titular con
el objeto de evitar que se declare la caducidad de la misma por falta de pago
de las tasas, pues impide uno de los efectos de esta sanción cual es que el antiguo
titular quede en igualdad de condiciones frente a los demás terceros en relación
con el signo respectivo. Por esta razón el acto administrativo de concesión dictado
en virtud de esa nueva solicitud se encontraría viciado de nulidad en los términos
del literal a) del artículo 113 de la Decisión 344".
"De
consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita
el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una
nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que ataña a ese signo,
el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud
inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa
sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda
del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para
proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.
(...) "La
prioridad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 en caso
de concurrencia de solicitudes, implica una secuencia cronológica en cuanto al
pronunciamiento definitivo de la Oficina Nacional Competente, bien sea de aceptación
o de rechazo, teniendo que ser resuelta primero la que no tuvo antecedentes locales;
y comprendidas también las solicitudes andinas amparadas por una prelación, por
cuanto, la prioridad se consagra en favor de la primera solicitud en introducirse
en el país donde se pide el amparo del signo distintivo. (...) "A
tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en armonía con la PRIMERA Disposición Transitoria,
la contravención a la subordinación señalada en la precedente conclusión, acarrea
como consecuencia la nulidad por vicio de procedimiento en el registro de la marca
concedida antes de ser resuelta una solicitud previamente formulada sobre el mismo
signo". | 
