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Bogotá, D.C. /010 Radicación
01107979
Trámite
113
Actuación
440
Folios
005 Estimado
señor: Damos
respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad
bajo el número de la referencia para manifestarle que de conformidad con la normatividad
andina vigente y demás normas que le son concordantes, la marca es un signo distintivo
que protege y distingue los productos o servicios puestos en el mercado por un
empresario, mientras que el nombre comercial es el signo que sirve para identificar
una actividad económica o a una empresa. De este modo hay que destacar que el
nombre comercial se protege mediante su uso en el comercio, sin necesidad de su
registro o depósito, los cuales constituyen una mera prueba, a diferencia del
régimen establecido para el registro de marcas, donde el titular adquiere el
derecho al uso exclusivo de las mismas mediante su registro ante esta Superintendencia.
Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos: 1.
Signos distintivos 1.1.
Nombre comercial 1.1.1.
Concepto
Tal
y como lo establece la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el
nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica,
a una empresa, o a un establecimiento mercantil,
[1] por lo tanto, la función del nombre comercial es identificar al
comerciante. Así mismo, determina que una empresa podrá tener más de un nombre
comercial, puesto que dichos signos distintivos se miran con independencia de
la denominación o razón social de las personas jurídicas
[2] y que el nombre comercial es un signo distintivo que puede o no
ser igual a la razón social de su titular, de ahí que, una misma empresa pueda
tener dentro del mercado varios nombres comerciales, con los que distingue una
serie de actividades comerciales diferentes. En
concordancia con lo anterior, el código de comercio define en el artículo 583,
número 4, el nombre comercial como " aquel que designa al empresario como tal",
de modo que el nombre comercial es el signo distintivo utilizado para distinguir
al comerciante como tal. Adicionalmente,
resulta conveniente resaltar, en cuanto a los derechos que genera la utilización
de un nombre comercial, que la ley sólo prohíbe la utilización de nombres iguales
o similares, en tanto se utilicen en el mismo ramo de actividades. Así se desprende
del artículo 607 del código de comercio cuando expresa que, "Se prohíbe a terceros
el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que
sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de los negocios",
norma que claramente delimita y hace relativa su tutela, puesto que determina
la propiedad y las acciones de protección sólo respecto de la actividad para la
cual ha sido acreditado. 1.1.2.
Alcance del depósito del nombre comercial Según
lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina,
[3] el derecho sobre el nombre comercial se adquiere mediante el uso
que se haga de el en el comercio; [4] por ende, el depósito que se efectúa ante esta Superintendencia
no otorga derechos de exclusividad que le permitan a su titular a actuar contra
terceros, en tanto tiene un carácter meramente declarativo respecto de la fecha
a partir de la cual se dio su primer uso y la fecha a partir de la cual ese uso
es conocido por terceros. [5] En
este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio ha entendido que el
depósito del nombre comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se
llevó a cabo el primer uso, sin que ello signifique
que
pueda ser la única prueba del mismo.
[6] En efecto, el depósito tiene la aptitud de amparar a su titular
con la presunción de que empezó a usar el nombre comercial desde el día de la
solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de su publicación.
[7] En
este mismo sentido, el código de comercio en el artículo 604 dispone que "si el
nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la oficina de propiedad
industrial lo hará saber al solicitante y si éste insistiere, se hará constar
en el certificado la existencia del primer depósito", lo que reafirma el carácter
facultativo del depósito que no genera derechos a favor de su titular. 1.2.
Marca 1.2.1.
Concepto De
conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, se entiende por marca, [8] el signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Pudiendo registrarse como
marca los signos susceptibles de representación gráfica, sean estos palabras,
imágenes o figuras, sonidos, olores, letras, números, envases o cualquier combinación
de estos signos o medios. [9] El
derecho sobre una marca, teniendo en cuenta el régimen atributivo imperante en
la comunidad andina, únicamente se obtiene a través de su registro, [10] de manera que el uso no otorga ningún tipo de
derecho a diferencia de lo que sucede en países donde el régimen es declarativo.
1.2.2.
Alcance del registro marcario
De
conformidad con lo establecido en la normatividad andina, el registro de una marca
y su protección se extiende sólo a los productos o servicios especificados en
su solicitud y no confiere a su titular expectativa o derecho alguno para obtener
el registro de igual signo para distinguir otros productos o servicios. [11] Del mismo modo, únicamente ampara el específico
signo que se solicita, sin elementos adicionales que de utilizarse junto al registrado,
tendría un uso no protegido por el registro. En
este sentido, el Tribunal Andino del Acuerdo de Cartagena ha manifestado que:
"La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para
el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse
al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial
hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho
de exclusividad en un país determinado. (...) "De
conformidad con la doctrina comunitaria 'la protección y los efectos de los derechos
de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales
derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa
el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras' (Procedimiento de Propiedad
Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26)". [12] Así
las cosas, la protección del registro marcario se circunscribe únicamente al
territorio donde ha sido registrada la misma, así como también por los específicos
productos o servicios para los cuales fue concedido, sin extenderse a elementos
adicionales del signo registrado como tal.
En
conclusión, la principal diferencia existente entre el registro de marca y el
depósito de nombre comercial,
[13] radica en que, el registro de marca distingue productos o servicios,
mientras que el nombre comercial, identifica en el comercio al empresario. En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de internet www.sic.gov.co Atentamente, MARIANA
CALDERÓN MEDINA
Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica (e)
1
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 190. 4
Código de Comercio, artículo 603 y ss. 5
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 20 -IP-97. "El derecho
sobre el nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta
que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva.
Así las cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo.
Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del nombre
comercial, que reflejen un periodo de tiempo suficiente para que sea conocido
por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o
en el proceso de nulidad". 6
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 11 -IP- 99.
7
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 8- IP -97.
8
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 30 -IP -99. "...Se define
marca como: ´Un signo característico con que el industrial, el comerciante, o
el agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación
agrícola; la marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto
mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella
para su titular. Simultáneamente la marca sirve para propender a esa difusión,
que fácilmente es recordada por la clientela´. ´Se entiende generalmente que una
marca es un signo distintivo visible que permite distinguir los bienes o servicios
de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas´. "
9
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 134.
10 Ibídem, artículo 154. "El derecho
al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente". En
este mismo sentido, la jurispuedencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, proceso 7 -IP-95, ha señalado que: "el carácter del ´sistema atributivo
que nuestra legislación comunitaria tiene, ´en virtud del cual sólo gozará de
derechos inherentes a la marca quien la haya inscrito en el registro marcario
correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente´."
11
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 12-IP-96 de 7 de abril
de 1997. "Una marca no puede proteger a todos los productos del universo; la protección
marcaria se limita a los productos a los cuales el titular haya referido o haya
concretado en su solicitud, y dentro de éstos con similares o idénticos y no con
todos los demás. Esta limitación protectiva de la marca constituye lo que en doctrina
se denomina "la especialidad" que se refleja en la definición o concepto
que sobre marca utiliza el artículo 81 de la Decisión 344".
12
Trbunal de Justicia del Acuedo de Cartagena, proceso 17 - IP-98 de abril de 1998.
13 Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, proceso 23 -IP-95. "P.C. Breuer Moreno, en su libro El Nombre Comercial
en la Legislación Argentina, Buenos Aires, Librería y casa Editora de Jesús Méndez,
página 49, hace la siguiente distinción que recoge el procedimiento adoptado en
los países que conforman este sistema comunitario: ´Para obtener derechos sobre
una marca, es necesario inscribirla en la Oficina correspondiente y necesario
su concesión previo determinados trámites; para obtener derechos sobre su nombre
comercial, basta adoptarlo y usarlo´. "De
donde se desprende lo relativo a su protección contemplada en la norma comunitaria
desde la promulgación de la Decisión 311, y en el artículo 8 de la Convención
de Paris. en el comentario a dicho convenio tomado del Curso Regional de la OMPI
sobre Marcas para países de América Latina, julio de 1994, que como ilustración
al tema por ser pertinente se produce: ´116. El Convenio establece que el nombre
comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito
ni de registro, forme o no parte de uan marca de fábrica o de comercio. (...) ´118.
La protección no puede que dar sujeta a la condición de que se presente una solicitud
de registro de nombre comercial, ni de que tal registro se efectúe. Sin embargo,
si en un país miembro la protección de nombres comerciales está concidionada a
su uso, y en la medida de que otro nombre comercial pueda producir confusión o
perjuicio respecto del primero, ese requisito y ese criterio podrían aplicarse
en ese país miembro´. "Al
hacer la distinción entre un nombre comercial, que nace por su adopción y uso,
de acuerdo con la legislación de los países miembros, sin perjuicio de su registro
en la oficina nacional competente, registro que en esencia únicamente lleva con
sigo la certeza, a partir de la solicitud, de su existencia; y la concesión de
una marca, accesoriamente nace otra diferencia en materia probatoria, ya que para
la prueba de una marca basta el correspondiente certificado de registro en los
términos de la norma comunitaria, mientras que el nombre comercial requiere que
con base en el sistema y rigor procesal interno se demuestre su adopción y si
de la norma sustantiva del país se infiere, se deberá de la misma manera probar
su uso. "Sobre
el particular el Tratadista Manuel Pachón en su libro "La Propiedad Industrial
en el Acuerdo de Cartagena", pág 106, expresa: ´El depósito no implica un derecho
sobre el nombre; sólo crea presunciones legales. Se presume que el uso del nombre
comenzó a lo menos en la fecha de la solicitud de depósito y que los terceros
conocen su empleo desde la fecha de la publicación. ´la mención de un depósito
anterior tampoco genera el derecho sobre el nombre. ´El titular del nombre comercial
tiene derecho a impedir el empleo de un nombre similar para el mismo ramo de los
negocios´. | 
