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Bogotá, D.C.
010/ Asunto
Radicación 01105132
Trámite 113
Evento 411
Actuación 440
Folios 006 Estimada
doctora: Damos
respuesta a su consulta radicada bajo el número de la referencia, para informarle
que las pruebas idóneas para demostrar la notoriedad de una marca, independientemente
del producto o servicio que distinga, serán todas aquellas consistentes en documentos
u objetos oportunamente aportados que, efectivamente lleven a evidenciar la existencia
de tal condición en uno de los países miembros de la Comunidad Andina. Lo anterior,
considerando los siguientes argumentos: 1.1.
Concepto De
conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad andina, "Se
entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como
tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de
la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". Al respecto, el Tribunal
de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha señalado que, "La notoriedad es un status,
un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del publico, alcanzado
por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de
bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular" [1] y especialmente, en referencia a la marca notoria
[2] que, "Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores
de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno
relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la
marca entre el correspondiente grupo de consumidores".
[3] 1.2.
Prueba de la notoriedad 1.2.1.
Conducencia de la prueba de la notoriedad Del
análisis de las disposiciones de la Decisión 486 y particularmente en materia
de marcas, de las relativas a la oposición y la respuesta a la misma, se observa
que las pruebas conducentes [4]
para fundamentar los hechos y argumentos de las mismas son únicamente las reales
[5] , esto es, las que solamente se pueden aportar, [6] como lo serían documentos y objetos. [7] En efecto, los artículos 146
y 147, se expresan como sigue: "Artículo 146.- Dentro
del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga
legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que
pueda desvirtuar el registro de la marca. "A
solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez
un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que
sustenten la oposición" (...) (Resaltado fuera del texto) "Artículo
148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará
al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones
y presente pruebas, si lo estima conveniente. "A
solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez,
un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que
sustenten la contestación" (...) (Resaltado fuera del texto) En
tanto las normas señaladas, expresamente hacen referencia a la presentación
de pruebas [8] y no a la solicitud
de las mismas, es claro que el legislador comunitario quiso limitar los medios
probatorios a los documentales y objetos y, en esta medida, no serán conducentes
otro tipo de pruebas, como podrían serlo las inspecciones o recepción de testimonios,
las cuales en tanto deben ser solicitadas, constituyen una hipótesis que excluyen
las normas en comento. [9]
1.2.2.
Pertinencia de la prueba de la notoriedad El
artículo 228 de la Decisión 486 establece que, para determinar la notoriedad de
un signo distintivo, deben considerarse, entre otros, los siguientes factores:
"a)
el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro; "b)
la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera
de cualquier País Miembro; "c)
la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento
o de la actividad a los que se aplique; "d)
el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique; "e)
las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del
País Miembro en el que se pretende la protección; "f)
el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; "g)
el valor contable del signo como activo empresarial; "h)
el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o, "i)
la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento
por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; "j)
los aspectos del comercio internacional; o, "k)
la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero". Como
se aprecia, la norma no señala los medios de prueba a ser considerados para efectos
de determinar la notoriedad de un signo, sino criterios enunciativos a tenerse
en cuenta a fin de realizar la evaluación sobre tal condición. Así las cosas,
en razón a que los criterios señalados no son taxativos, al respecto pueden considerarse
también, los criterios señalados en la antigua Decisión 344. Consecuentemente,
es claro que, cualquier medio de prueba conducente y pertinente [10] para demostrar la condición de notoriedad servirá para tales
efectos, siendo aplicable lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena en el proceso 26-IP-97, como sigue: "El
artículo 84 de la Decisión 344 menciona algunos criterios enumerativos -no taxativos-
para probar la notoriedad de una marca, los cuales pueden guiar a la autoridad
administrativa o jurisdiccional para determinar la notoriedad de la marca. Este
Tribunal se ha pronunciado al respecto en el Proceso 5-IP-94 textualmente: '...El
artículo 84 de la Decisión 344 señala los criterios para determinar si una marca
es notoriamente conocida, sobre las bases de la extensión de su conocimiento entre
el público consumidor; su intensidad y el ámbito de difusión y de publicidad o
promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis de producción
y mercadeo de los productos que distingue la marca'. "A
estas pruebas pueden sumarse otras directas susceptibles de ser evacuadas en el
término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercadeo o encuestas
sobre las marcas. "La
autoridad competente puede valerse de uno de estos medios y no necesariamente
de todos para determinar la notoriedad de una marca". En
resumen, teniendo en consideración lo señalado anteriormente, cualquier prueba
conducente y pertinente para determinar la notoriedad de un signo, será útil para
tal efecto, pudiendo constituir tal, a título de ejemplo, las siguientes:
·
Declaraciones de consumidores ·
Informes donde consten los volúmenes de ventas del producto o servicio identificado
con el signo y las cifras invertidas en publicidad ·
Muestras de publicidad y de productos identificados con el signo
·
Artículos o notas sobre los productos o servicios distinguidos con el signo
·
Facturas de venta ·
Certificados de registro en el mundo ·
Informes sobre los estados financieros que incluyan los niveles de venta y expansión
del negocio en relación con el producto o servicio identificado con el signo,
etc. Atentamente, MARIANA
CALDERÓN MEDINA
Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica
[9] Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 2-IP-88:
"Ante la posibilidad de alguna injerencia nacional para complementar, ejecutar
o adaptar la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia suelen aplicar
criterios muy restrictivos, tales como el principio del "complemento indispensable"
que tradicionalmente se utiliza en el derecho interno para verificar hasta dónde
pueden llegar las innovaciones normativas que se incorporan a un reglamento con
el fin de complementarlo. De esta suerte, sólo suelen legitimarse las medidas
complementarias adoptadas por los Países Miembros que resulten ser estrictamente
necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan
su aplicación y que de ningún modo lo entraben o desvirtúen. (...) "El
artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia
parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia
normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en
la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas
o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan
descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que
se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la
Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de
algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un
vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por
otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria. "Puede
ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos
o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de mayor agilidad
o simplificación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente
a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación
comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando
así el régimen común". | 
