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REPÚBLICA
DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución
no 39198 del 2002-11-29
Ref
expediente no 02 18636
Por
la cual se resuelve un recurso de apelación
EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14
del decreto 2153 de 1992,
CONSIDERANDO
PRIMERO:
Mediante resolución 26377 de 2002, la División de Signos Distintivos
negó el registro de una marca figurativa para distinguir productos
de la clase 34 de la clasificación internacional de Niza, a
la sociedad British American Tobacco (Brands) Limited, y declaró
infundada la oposición interpuesta por la sociedad Compañía
Colombiana de Tabaco S.A., con su marca DERBY (mixta), pero
negando de oficio, por considerar que la marca solicitada se
encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista
en el literal b) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad
Andina.
SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro
del término y con los requisitos de ley, los doctores Juan Pablo
Concha Delgado y Sandra Patricia Castillo Torres, en representación
de la sociedad solicitante y opositora, interpusieron los recursos
de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión
mencionada en el anterior considerando.
El
objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamentan
de la siguiente manera:
Recurso Interpuesto por el solicitante
British American Tobacco (Brands) Limited
"La
marca solicitada es una marca figurativa que no se encuentra
acompañada de expresión alguna. No obstante, resulta necesario
distinguir el que una marca figurativa carezca de expresión
laguna y el hecho de que la misma carezca de la distintividad
requerida para registrarse como marca. Los signos figurativos,
como expresamente lo admite la decisión 486, son registrables
como marcas.
(...)
"La
oficina de marcas de no tener en cuenta que una simple combinación
de colores puede tener la distintividad suficiente para ser
registrada como marca y en el caso que nos ocupa existe una
combinación de colores que otorga, en conjunto con elementos
adicionales, la distintividad suficiente al signo.
(...)
"El
diseño de la marca figurativa de mi cliente no es definitivamente
un apelativo o signo obligado de los productos que identifica
ni tampoco se ha constituido en una denominación o signo general
y objetivo de los mismos."
Recurso
Interpuesto por el opositor Compañía Colombiana de Tabaco S.A.
"Las
anteriores apreciaciones ponen en evidencia la ausencia de verdadero
análisis crítico de las similitudes con capacidad de generar
confusión entre las marcas en conflicto, las cuales
contrario a lo señalado por este despacho, si son determinantes
de confusión, en caso de coexistir en el mismo mercado de productos.
"Es
así como basta apreciar el diseño de la marca solicitada por
la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED para concluir
como es que entre ellas si existen semejanzas visuales
que imposibilitan su diferenciación por parte del adquirente
o consumidor;
"Indudablemente
se aprecia de acuerdo con la anterior comparación, que las marcas
en conflicto no solo comparten elementos que son de uso generalizado
en las etiquetas de marcas que identifican esta clase de productos,
sino que dichos elementos conservan la misma disposición,
ofreciendo una misma impresión o impacto en una visión de conjunto."
TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso
administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que
hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso
en los siguientes términos:
1.
Irregistrabilidad por confundibilidad
1.1
Norma
El
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos
que:
"A) Sean idénticos
o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error,
a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error."
1.2
Concepto
La
función principal de la marca, es identificar los productos
o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos
de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra
empresa o persona. El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado
en numerosas ocasiones las reglas básicas para la realización
del análisis comparativo entre marcas.
[1] Así mismo, frente al riesgo de confusión entre
dos marcas se ha referido, definiéndolo como la generación
de "la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza
de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar
productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad". [2] De igual forma y frente a la confundibilidad
misma, el Tribunal ha señalado que "la confusión o acción de
confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta
distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre
dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera
se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse
con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección
legal que le confiere el registro y del derecho de su titular
a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes
de registro que lo perjudiquen."
[3]
Igualmente
para que se dé el denominado "Riesgo de confusión" que requiere
la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias:
-el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, entre
las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual,
conceptual o fonético. -En segundo lugar, es necesario verificar
el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios
que identifican las marcas en conflicto, pues el 'principio
de especialidad' [4] limita la protección de una marca a los productos
o servicios especificados en el registro, es decir, que este
alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar
la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad
para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios
o relacionados en alguna medida.
Así
las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca
se requiere que concurran simultáneamente los dos elementos
mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar
la causal relativa a la confundibilidad.
1.3
Confundibilidad de los signos
En el caso
de la referencia se trata de comparar una marca figurativa con
el signo mixto DERBY, registrado en la clase 34 Internacional,
como consta en el expediente no. 00.7163.
Signo solicitado
Marca registrada
Tal y como
puede apreciarse, la similitud entre los signos radica en la
expresión figurativa. Esta coincidencia, nos ubica en
un escenario muy particular, por lo que debe tenerse en cuenta:
1.
Que es un conjunto gráfico de uso común, o si se quiere usual
en los productos de la clase 34 Internacional, pues con esta
expresión gráfica, se encuentran registradas muchas marcas a
nombre de diferentes titulares.
2.
Que por el hecho de estar presente en la marca registrada del
opositor Compañía Colombiana de Tabaco S.A., éste no puede alegar
su total titularidad, pues se trata de una marca de las conocidas
por la doctrina como débiles.
Al
respecto, el profesor OTAMENDI pone de manifiesto las limitaciones
que tiene el titular de una marca débil, por cuanto éste "...no
puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en
esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya
que entonces estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado
sobre una raíz de uso general o necesario."
Lo
anterior -continua el referido autor- "necesariamente tendrá
efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por
ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente
débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben
ser efectuados con criterio benevolente...".
[5]
Así las cosas,
entre el signo solicitado y la marca registrada, no existe similitud
capaz de generar error en el destinatario de los productos distinguidos
con una y otra marca.
Así
pues, esta Delegatura considera que el signo solicitado no se
encuentra dentro de los supuestos de hecho contemplados en el
literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.
2.
Distintividad de los signos
2.1
Marco Jurídico
El literal
b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina,
establece la irregistrabilidad como marca de signos que "carezcan
de distintividad."
2.2
Falta de distintividad
Como
medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen entre
otras funciones la de ser distintivas, [6] de identificación de origen de los bienes y servicios,
de garantía de calidad, función publicitaria y de fomento a
la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva,
la cual permite al consumidor identificar los productos o servicios
de una empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran
subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta
no existiría el signo marcario.
La marca solicitada consiste en el siguiente conjunto:
Tal
signo se presenta a manera de una especie de cinta, con una
terminación y un escudo en la mitad, utilizados sobre los empaques
o cajas de cigarrillos, es decir, justo de los productos que
pretende distinguir.
Así
las cosas, tenemos que es una expresión figurativa usualmente
utilizada en el mercado por los diferentes de cigarrillos, y
los colores que a ésta se le ponen, no le alcanzan a conceder
al signo solicitado la distintividad necesaria para convertirse
en marca.
Así
las cosas, consideramos que es un signo que carece de la distintividad
requerida para ser considerado como marca identificadora de
tales productos, puesto que el utilizar un símbolo de común
utilización sobre las cajas de cigarrillos para distinguir los
mismos, [7] hace que el signo no tenga la capacidad
de identificar el producto en sí, de los demás de su misma especie,
y limitaría a los competidores en la utilización de tales diseños.
En
este caso, la marca solicitada en registro, no cumple con la
principal función que tiene las marcas en el comercio, como
lo es la distintividad o la invidualizadora de productos o servicios.
En efecto, el signo solicitado, es de tal simplicidad que no
lograría identificar el origen empresarial y por ende, diferenciarse
de otros productos del mercado. De acuerdo a lo anterior, en
el caso objeto de estudio, la expresión solicitada carece de
la distintividad intrínseca para ser marca.
En
esté orden de ideas, consideramos que el signo solicitado no
cumple con la función esencial de la marca. En efecto, no logra
referir el origen empresarial de los productos solicitados,
no consigue identificar el producto solicitado, en tanto que
no se confunde con él o con sus características y por ende no
es apto para estar en el mercado.
En
consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida
en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo
135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución
26377 de 2002.
ARTÍCULO
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Juan Pablo
Concha Delgado y Sandra Patricia Castillo Torres, apoderados
del solicitante y del opositor respectivamente, o a quienes
hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles
copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede
recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese
y Cúmplase
Dado
en Bogotá D.C., a los
La
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E),
CARMEN LIGIA VALDERRAMA
ROJAS
LCRV
[1] Tribunal de Justicia
Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99
"En
efecto, para determinar el 'riesgo de confusión' se han establecido
reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia
la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio
de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial
definitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis,
al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas
con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa
entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y
la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores,
lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre
ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia
legal del registro marcario. De ahí la elaboración por la
doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la
jurisprudencia de este Tribunal:
"1.
Reglas para el cotejo marcario
"Como
reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación,
el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia,
los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, 'Tratado
de Marcas de Fábrica y de Comercio'. Edit. Robis, Buenos Aires,
página 351 y ss.):
-
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada
por las marcas;
-
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;
-
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del
comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto
-
Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las
diferencias que existan entre las marcas."
[4] Interpretación Prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99,
al desarrollar el principio de la especialidad se expresó:
"Por su parte Zuccherino manifiesta 'La regla de especialidad
de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en
relación a los bienes o servicios designados en la solicitud
de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos
que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección
del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios
para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de
una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal
si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada
a distinguir artículos o servicios distintos.'"
[5] Interpretación Prejudicial No. 62-IP-2000, marca
DOUGLETS.
[6] El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, acerca de la distintividad, en el proceso
27-IP-95, marca EXCLUSIVA, se expresó en los siguientes términos:
"La marca tiene como función esencial la de distinguir unos
productos o servicios de otros e identificar por parte del
consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo
cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio,
sin que se confunda con él o con sus características...
"El
requisito de distintividad se origina o se justifica por la
esencia misma de una de las funciones principales que tiene
la marca (distinguir productos o servicios), y los objetivos
que persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario
de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte
de terceros para provecho comercial y económico, infracción
con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre
el origen de los productos que los signos amparan; y el interés
de proteger al público consumidor en la facultad para exigir,
por la distintividad, el producto con marca que reúna las
características y calidades que esa marca ha satisfecho."
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