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REPÚBLICA
DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución
no 42364 del 2002-12-27
Ref
expediente no 95 59548
Por
la cual se resuelve un recurso de apelación
LA
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14
del decreto 2153 de 1992,
CONSIDERANDO
PRIMERO:
Mediante resolución 15717 de 1999, la División de Signos Distintivos
negó la solicitud de traspaso parcial del registro de la marca
mixta TERPEL certificado 186625 cuyo titular es la sociedad
Terpel Bucaramanga S.A., para distinguir productos de la clase
4ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada pro
la sociedad Terpel de la Sabana S.A..
SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro
del término de ley, el doctor Luis Patiño Leyva, en representación
de la sociedad Terpel de la Sabana S.A., interpuso el recurso
de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la
decisión mencionada en el anterior considerando. El objeto del
recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la
siguiente manera:
"Teniendo
en cuenta que la legislación especial no regula de manera particular
la propiedad conjunta de una marca, debemos remitirnos a la
legislación colombiana que como vimos anteriormente, permite
que los titulares de derechos reales dispongan de los mismos
arbitrariamente.
"En
este caso la cesión parcial de una marca, estamos ante un típico
caso de comunidad sobre derechos reales, figura que se encuentra
regulada en el Código Civil.
"Sobre
el particular, se ha entendido por comunidad aquella situación
en la cual varias personas ejercen los mismos derechos de dominio
sobre un derecho real. Por lo tanto, al ser el derecho sobre
una marca, un derecho real, éste puede ser ejercido por varias
personas de manera simultánea sin que se esté violando la ley.
"Debe
su Despacho entender que el derecho marcario no es un derecho
aislado e independiente sino que se trata de un derecho que
forma parte de un conjunto normativo que regula la totalidad
de las relaciones jurídicas. Es por ello que desde la Constitución
política hasta los Decretos reglamentarios establecen mecanismos
de protección a la propiedad industrial e intelectual. Es por
ello que hemos hecho énfasis en al definición de los derechos
que se adquieren sobre las marcas, porque si bien la Decisión
344 establece un listado de derechos no establece qué tipo de
derechos se adquieren y cómo se regulan.
"Podemos
entonces concluir que si bien la Decisión 344 establece la cesión
parcial de marcas en el artículo 112, cuando autoriza al titular
a renunciar parcialmente los productos que cubren su marca.
Adicionalmente, la legislación interna establece la cesión parcial
en la medida en que el derecho de dominio sobre las marcas es
un derecho real que puede ser desmembrado a voluntad.
".existen
varias figuras en nuestra legislación que permiten la propiedad
de una marca en cabeza de varios titulares sin que ello implique
confusión entre el público consumidor.
".si
tomamos el argumento del Despacho, no podrían existir las marcas
colectivas ya que al ser una misma marca utilizada por varias
personas para distinguir un mismo producto, el público consumidor
se vería inducido a error en cuanto a la procedencia del producto.
".el
artículo 117 de la misma decisión, establece la posibilidad
de licenciar el uso de las marcas registradas y al mismo tiempo
no establece que dicha licencia deba ser exclusiva, en consecuencia,
la licencia puede ser otorgada a varias personas e incluso en
la mayoría de los casos el titular de la marca también se reserva
el derecho a usarla.
"En
este caso, también se presenta una situación en la cual varias
personas utilizan una misma marca para distinguir los mismos
productos sin que por ello su Despacho haya considerado que
puede existir riesgo de confusión entre el público consumidor.
"Como
consecuencia de lo anterior es claro que el argumento de la
confusión y por ende de la protección al público consumidor
no es válido para rechazar la cesión parcial de la marca TERPEL
(ETIQUETA). Y es que el Despacho no puede asumir actitudes
tutelares y proteccionistas cuando existen normas expresas que
permiten realizar un acto jurídico particular como es la disposición
del derecho de dominio sobre una marca."
TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código
Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones
que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del
recurso en los siguientes términos:
1.
Aplicabilidad de las normas en el tiempo
En
primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar
la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente,
la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento
de resolver los recursos [1] ; no obstante, la norma aplicable puede ser
también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir
el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre
y cuando los principios generales de esta hayan pasado a formar
parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha
manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia.
[2]
Así
mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente,
establece que "Todo derecho de propiedad industrial válidamente
concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior
a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables
en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a
los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad
industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta
decisión...
"Para
el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá
en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de
su entrada en vigencia.", lo que claramente índica que a la
etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable
la actual Decisión.
2.
Procedencia de la cesión parcial de los derechos sobre una marca
2.1.Norma
aplicable
En
el presente caso resulta aplicable el artículo 161 de la Decisión
486, el cual señala:"Un registro de marca concedido o en trámite
de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por
vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
"Deberá
registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia
del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la
transferencia no surta efectos frente a terceros.
"A
efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
"Cualquier
persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.
No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho
registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión."
El
último párrafo del artículo citado se justifica dado que la
marca cumple la función de individualizar en el mercado los
productos o servicios de un empresario, y esta función diferenciadora
de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas
registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos
o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda inducir al público a error.
"La
relación entre la aproximación de los signos y de los productos
o servicios, como punto de partida para el examen comparativo
de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo
de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos
clases de confusión; la directa y la indirecta.
"Por
la primera se induce al comprador a que adquiera un producto
determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso
la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma
de los productos". [3]
La
confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los
productos; el consumidor cree que el producto pertenece a una
misma línea de productos de un fabricante distinto de quien
realmente los fabricó.
La
norma supranacional, consagra la posibilidad de utilizar una
misma marca por empresas diferentes, en el caso de las marcas
colectivas, cuando se utilizan para indicar el origen o cualquier
otra característica común de los productos o servicios de tales
empresas, siempre bajo el control del titular, caso en el cual
el consumidor tiene la certeza de que los productos que incluyen
dicha marca gozan cierta calidad y características. Igualmente,
tratándose de denominaciones de origen, es factible que quienes
producen un determinado producto o servicio cuyas cualidades
o características se deban exclusivamente al medio geográfico
en el cual se producen, utilicen la denominación de origen dentro
del conjunto marcario. También se da el caso de las licencias
de marca, en las que su titular permite a otra persona utilizar
su marca, generalmente en éste tipo de contratos se establece
que el licenciatario debe cumplir con la calidad y características
del producto originariamente producido por el licenciante, a
quien no le interesa que su marca se vea desprestigiada y por
lo tanto el consumidor no es engañado respecto a tales aspectos.
3.
Caso concreto
En
el caso en estudio, en el evento de ser factibles y procedentes
las cesiones parciales de las marcas, su aceptación estaría
supeditada a que los productos que identifican una y otra, a
pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en
cuanto a su naturaleza, medios de comercialización y de distribución,
ya que de lo contrario, se induciría al consumidor a pensar
que todos los productos identificados con la marca pertenecen
a la misma línea de productos de un fabricante distinto de quien
realmente los fabricó, y que por ende gozan de la misma calidad
y características, circunstancia que impulsa al consumidor a
adquirir el producto, situación que iría en contra de las normas
supranacionales contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad
Andina. No quiere significar con lo anterior que se estén aplicando
las causales de irregistrabilidad a la solicitud de inscripción
de cesión parcial, sino que siendo coherentes con la legislación
Andina que busca evitar la coexistencia de marcas que puedan
inducir en error al consumidor, se permita la coexistencia de
marcas idénticas para identificar productos relacionados en
cabeza de titulares diferentes a través de una cesión parcial
y no como una solicitud independiente.
Ahora
bien, la marca TERPEL (mixta), certificado 186625, fue concedida
para identificar "Aceites y grasas industriales, lubricantes
y combustibles (incluyendo gasolina para motores)". La cesión
parcial de la marca TERPEL (mixta), pretende dejar en cabeza
de la sociedad Terpel de la Sabana S.A combustibles (incluida
gasolina para motores,' quedando en cabeza de la sociedad Terpel
Bucaramanga S.A. aceites y grasas industriales. Así las cosas,
consideramos que no es posible acceder a tal cesión, ya que
tanto los primeros como algunos de los segundos tienen la misma
naturaleza y finalidad, y como tal tienen los mismos medios
de comercialización y distribución. De lo contrario, se induciría
en error al consumidor respecto a su procedencia empresarial
y por ende sobre su calidad y características, circunstancia
que se debe evitar de conformidad con lo establecido por el
legislador andino. En consecuencia, es pertinente confirmar
la resolución impugnada.
RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución
15717 de 1999.
ARTÍCULO
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al doctor Luis Patiño
Leyva, apoderado del solicitante, o a quien haga sus veces,
el contenido de la presente resolución entregándole copia de
la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno
por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese
y Cúmplase
Dado
en Bogotá D.C., a los
La
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E),
CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS
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