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REPÚBLICA
DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución
no 20146 del 27 de junio de 2002
Ref
expediente no 00 80160
Por
la cual se resuelve un recurso de apelación
EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14
del decreto 2153 de 1992,
CONSIDERANDO
PRIMERO:
Mediante Resolución 11730 de 2001 la División de Signos Distintivos
negó el registro de la marca EICA, para distinguir productos
comprendidos en la clase 25ª de la Clasificación internacional
de Niza, solicitada por el señor Abelardo Gómez Gómez, por considerar
que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad
prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina, al confundirse con el signo
previamente registrado FILA.
SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro
del término de ley, el doctor Gustavo Hernando Blanco Pinto,
actuando como apoderado del solicitante, interpuso el recurso
de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión
mencionada en el considerando anterior.
El
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta
de la siguiente manera:
"De
acuerdo con la jurisprudencia señalada el criterio fundamental
para decidir la existencia o inexistencia de confundibilidad
radica en la coincidencia o identidad del significado conceptual
de las marcas en conflicto.
"En
este caso el significado conceptual de las marcas en conflicto
es la siguiente:
FILA:
Serie de personas colocadas en línea
EICA:
Corresponde a una palabra de fantasía."
TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código
Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones
que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del
recurso:
1.
Confundibilidad entre las marcas
1.1.
Norma
El
artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
señala que no podrán registrarse como marca los signos sean
"idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de
asociación".
1.1.1
Concepto
La
función principal de la marca, es identificar los productos
o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos
de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra
empresa o persona. El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado
en numerosas ocasiones las reglas básicas para la realización
del análisis comparativo entre marcas [1] . Así mismo, frente al riesgo
de confusión entre dos marcas se ha referido, definiéndolo como
la generación de "la posibilidad de que coexistan en el mercado,
en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas
para designar productos o servicios idénticos o de la misma
naturaleza o finalidad" [2] . De igual forma y frente a la
confundibilidad misma, el Tribunal ha señalado que "la confusión
o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra,
presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza
entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera
se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse
con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección
legal que le confiere el registro y del derecho de su titular
a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes
de registro que lo perjudiquen."
[3]
Igualmente
para que se dé el denominado "Riesgo de confusión" que requiere
la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias:
-el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, entre
las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual,
conceptual o fonético. -En segundo lugar, es necesario verificar
el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios
que identifican las marcas en conflicto, pues el 'principio
de especialidad' [4] limita la protección de una marca
a los productos o servicios especificados en el registro, es
decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento
de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando
la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los
mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida.
Así
las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca
se requiere que concurran simultáneamente los dos elementos
mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar
la causal relativa a la confundibilidad.
1.2.
Comparación de los signos
En
el caso de la referencia, se trata de comparar los signos EICA
y FILA.. Revisando los archivos de la propiedad industrial encontramos
que la marca FILA está registrada a nombre de la sociedad Fila
Sport S.P.A., certificado de registro No. 199705, vigente hasta
el 29 de junio de 2006.
Cuando
se van a comparar marcas en las que por lo menos una de las
dos es mixta hay que tener en cuenta que aquellas por su naturaleza
requieren un análisis especial
[5] . En efecto, si bien a marca mixta cuenta con una parte
gráfica y otra denominativa, hay que extraer el elemento que
predomina, pues es éste el que el consumidor capta y el que
recuerda en el mercado. Así las cosas, el examinador de marcas
debe ponerse en lugar del consumidor adquirente del producto
o servicio y de una visión de conjunto determinar el elemento
sobresaliente.
MARCA
SOLCITADA ![[080160]](image002.jpg)
MARCA REGISTRADA ![[9663214]](image004.jpg)
En
este caso, observamos como, aunque el signo solicitado se pide
aduciendo que se trata de la expresión EICA, su aspecto gráfico
es bien similar a la expresión FILA, previamente registrada
e incluso podría afirmarse que de lejos se podría leer esta
etiqueta como FILA. Así las cosas, al dar aplicación a los criterios
anteriormente establecidos encontramos que si bien la composición
ortográfica de los signos EICA y la marca FILA no son muy similares,
su aspecto visual es casi idéntico y que por tanto el consumidor
podría verse inducido en error.
La
Jurisprudencia marcaria ha definido los criterios a tener en
cuenta para definir si existe o no relación entre los productos
para los cuales se solicita el registro de una marca. [6]
En
principio se dice que productos o servicios que se destinen
a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en
un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el
consumidor, el que podrá entonces confundirse, que es lo que
se trata de evitar mediante el examen de registrabilidad. La
naturaleza o la estructura del producto, su composición física
o química y aun su misma presentación, tienen sin duda menos
influencia que la finalidad, para efecto de establecer similitudes
o parecidos.
En
el presente caso la marca solicitada pretende distinguir, en
general el vestuario, y la marca fundamento de la negación distingue,
entre otros, los mismos productos y, existiendo coincidencia
incluso entre alguno de los productos, la relación de los mismos
se encontraría probada.
Así
las cosas, esta Delegatura considera que la similitud entre
los signos y la relación entre los productos, son determinantes
de confusión en el público consumidor, en los términos exigidos
por el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución
11730 de 2001.
ARTÍCULO
SEGUNDO. Notificar personalmente a los doctores Gustavo
Blanco Pinto y Sandra Patrica Castillo, apoderados del solicitante
y del opositor, respectivamente, o a quienes hagan sus
veces el contenido de la presente resolución, entregándoles
copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede
recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese
y Cúmplase
Dado
en Bogotá D.C., a los
El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ
mfec
[1] Tribunal Andino de Justicia,
Proceso 17-IP-99
"En
efecto, para determinar el 'riesgo de confusión' se han establecido
reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia
la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio
de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial
definitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis,
al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas
con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa
entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y
la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores,
lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre
ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia
legal del registro marcario. De ahí la elaboración por la
doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la
jurisprudencia de este Tribunal:
"1.
Reglas para el cotejo marcario
"Como
reglas o criterios de análisis de lasmarcas en comparación,
el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia,
los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, 'Tratado
de Marcas de Fábrica y de Comercio'. Edit. Robis, Buenos Aires,
página 351 y ss.):
-
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada
por las marcas;
-
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;
-
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del
comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto
-
Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las
diferencias que existan entre las marcas."
[4] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio
de la especialidad se expresó: "Por su parte Zuccherino manifiesta
'La regla de especialidad de la marca requiere que la misma
confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios
designados en la solicitud de registro. El principio es claro:
los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren
para invocar la protección del derecho marcario, en conexión
a los bienes o servicios para los que ha sido registrada.
Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio,
solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una
marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o
servicios distintos.'"
[5] Sobre la comparación de marcas mixtas o de marca
mixta y denominativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en el proceso 36-IP-99 marca FISKIES, ha expresado
lo siguiente: "El cotejo o comparación entre marcas, para
determinar el riesgo de confusión o similitud confusionista,
se inicia con la identificación de la clase de marca; en el
presente caso de interpretación, el estudio lleva al análisis
de la marca mixta, la cual se compone de una denominación
y un gráfico. En este tipo de marca se debe examinar cual
de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo
general la parte denominativa la que tiene mayor importancia.
"El
caso también nos lleva a la marca denominativa, es decir aquella
compuesta por palabras o letras, que integran un conjunto
o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado
conceptual.
"En
el cotejo marcario, tanto la doctrina como la jurisprudencia
del Tribunal, han abordado el tema, así: "'...Deberá tenerse
en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos
integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres,
su estructura general y no las partes aisladas unas de otras,
ni los elementos particulares distinguibles en los nombres,
ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse
antes que nada a la fonética.
"'Debe
evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los
nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus
detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma.
Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos
caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen
depender en la práctica la primera impresión o impacto que
recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca.'
(Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
Proceso 1-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988)."
[6] Proceso 1-IP-87 de 3 de diciembre de 1987
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