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Bogotá D.C. /010 Asunto
Radicación 02075582
Trámite
113
Actuación
440
Folios
004 Estimado
señor: Damos
respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad
bajo el número de la referencia para manifestarle que, en el desarrollo de la
autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, el titular de un signo
distintivo tiene la facultad de usarlo y explotarlo a través de diferentes formas
de comercialización y de contratación entre las cuales se encuentra el contrato
de licencia. Lo anterior teniendo en consideración lo siguiente: 1.
Contrato de licencia 1.1
Concepto de licencia de marca El
artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece
que "El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar
licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. "Deberá
registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.
"A
efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito." (Subrayado fuera
del texto).
De
la norma transcrita se infiere que el contrato de licencia de marca es típico
por cuanto sus requisitos se encuentran previstos en la ley
[1] y puede definirse como el "convenio por virtud del cual una persona
natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario,
a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago del pago
de una remuneración (regalía) [2] por parte de este último" [3] . A
su vez el Tribunal Andino de Justicia ha determinado respecto del contrato de
licencia que, "La licencia es uno de los contratos que puede realizar el titular
de un derecho subjetivo sobre la marca, el que junto a la cesión son las figuras
principales dentro del campo de las negociaciones comerciales que suelen presentarse. "Las
negociaciones sobre licencia serán documentadas a través de un convenio o contrato
celebrado entre el licenciante y el licenciatario, acto contractual que se regirá
además por las normas internas de cada país miembro que regulen la contratación
privada." [4] Ahora
bien, de otra parte resulta importante mencionar que, dentro de las modalidades
del contrato de licencia de marca, se encuentra la licencia no exclusiva, en el
cual el titular del signo conserva el derecho de conceder otras licencias a terceros
sobre el mismo, para efectos de su explotación en otros países o regiones y, la
licencia con pacto de exclusividad en la que el licenciante renuncia al derecho
de conceder otras licencias sobre el mismo signo.
1.2
Licencia de nombre comercial El
nombre comercial también puede ser objeto del contrato de licencia para lo cual
se le aplican los mismos principios y postulados mencionados anteriormente. A
este respecto el artículo 199 de la Decisión 486 establece que, "El nombre comercial
podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia
podrá ser registrada ante la oficina nacional competente" [5] . Cabe
mencionar como postulados comunes de los contratos de licencia sobre signos distintivos
que, en ellos no se pueden establecer cláusulas que restrinjan la competencia,
o que no se ajusten a las disposiciones del régimen común de tratamiento a los
capitales extranjeros y sobre marcas, patentes licencias y regalías, o a las disposiciones
comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre
competencia y ellos deben contener estipulaciones que aseguren la calidad de los
productos o servicios prestados por el beneficiario de la licencia y la solidaridad
del titular de la marca y el beneficiario de la licencia frente a terceros por
los perjuicios causados. [6]
Como
conclusión se tiene entonces que, en desarrollo de la autonomía de la voluntad
y de la libertad contractual, el titular de un signo distintivo ( ya sea una marca
o un nombre comercial) puede otorgar licencias de uso de los mismos a terceros
para su explotación. En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página web www.sic.gov.co Adicionalmente, en la pestaña de normatividad
encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse
del indice temático de normas y conceptos. Atentamente, MARIANA
CALDERÓN MEDINA
Jefe
Oficina Asesora Jurídica
1Código de Comercio, artículo
594: "El contrato de licencia contendrá estipulaciones que aseguren la calidad
de los productos o servicios producidos o prestados por el beneficiario de la
licencia. El titular de la marca ejercerá control efectivo sobre dicha calidad
y será solidariamente responsable frente a terceros por los perjuicios causados. "A
petición de cualquier persona o de oficio, la oficina encargada del control de
normas y calidades tomará las medidas adecuadas para garantizar dicha calidad
e impondrá las sanciones que fueren del caso."
2Sin
perjuicio de lo señalado, nótese que las licencias de marca pueden también ser
gratuitas. 3LAFONT
PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería El Profesional,
Bogotá, 2001, página 446. 4Tribunal
Andino de Justicia, proceso 30-IP-97. 5Código
de comercio, artículo 616: "Para que surtan efectos frente a terceros, y sin perjuicio
de lo dispuesto sobre el registro público de comercio, deberán inscribirse en
la oficina de propiedad industrial las concesiones de patentes, modelos y dibujos,
marcas, nombres, enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nombre o domicilio
del titular, renuncias, licencias, reglamento de comunidad y empleo de la marca
colectiva." 6Código de comercio, artículo
594: "El contrato de licencia contendrá estipulaciones que aseguren la calidad
de los productos o servicios producidos o prestados por el beneficiario de la
licencia. El titular de la marca ejercerá control efectivo sobre dicha calidad
y será solidariamente responsable frente a terceros por los perjuicios causados a
petición de cualquier persona o de oficio, la oficina encargada del control de
normas y calidades tomará las medidas adecuadas para garantizar dicha calidad
e impondrá las sanciones que fuewren del caso" Decisión
Andina 486, artículo 163: "La autoridad nacional competente no registrará los
contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten
a las disposiciones del régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros
y sobre marcas, patentes, licencias y regalias, o a las disposiciones comunitarias
y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia."
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