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REPÚBLICA
DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución
no 9084
Ref
expediente no 97.65495
Por
la cual se resuelve un recurso de apelación
EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14
del decreto 2153 de 1992,
CONSIDERANDO
PRIMERO:
Mediante resolución 30478 del 23 de octubre de 2001, la División
de Signos Distintivos concedió el registro de la marca DIAS
DE FIESTA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase
42 de la Clasificación internacional de Niza, solicitada por
la sociedad Posadas de México S.A. de C.V., declarando infundada
la oposición presentada por la sociedad Pollo Fiesta Limitada;
con fundamento en el nombre comercial POLLO FIESTA, al considerar
que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad
previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro
del término de ley, el doctor Néstor Javier González, en representación
de la sociedad observante, interpuso el recurso de reposición
y en subsidio de apelación en contra de la decisión mencionada
en el considerando anterior.
El
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta
de la siguiente manera:
"No
obstante la profusa sustentación que he presentado hasta aquí
sobre un supuesto fáctico que considero plenamente probado,
debo manifestar que tal aspecto no es el esencial en el caso
subjudice, como quiera que la principal razón que descalifica
mi acción es una PRESUNTA AUSENCIA DE PRUEBA SOBRE EL USO EFECTIVO
en el comercio de los signos distintivos denominados nombre
y enseña comercial POLLO FIESTA, argumento que por decir lo
menos resulta injurídico, pues en el escrito inicial, en el
acápite pertinente fue solicitado el decreto y práctica de las
pruebas pertinentes y conducentes para demostrar lo que su Despacho
tiene no probado.
"La
posición de examinador AD QUO desconoce en materia probatoria
la decisión 486 y nuestra legislación interna en ningún caso
establece tarifa probatoria, vale decir la circunscripción del
acervo a mandatos taxativamente de la ley , motivo por el cual
debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
"El
nombre comercial en la Decisión 486 así como los rótulos o enseñas
se rigen por las disposiciones contenidas en la norma citada
para el nombre comercial.
"En
los artículos 192 a 199 no existe ningún artículo que establezca
una tarifa legal para el acervo probatorio que demuestre su
uso.
"Así
mismo la norma citada prevé que los vacíos o aspectos no regulados
en la norma supranacional puedan ser suplidos o complementados
con las normas locales, motivo por el cual pueden ser de recibo
en este caso las regulaciones probatorias de nuestro Código
de Procedimiento Civil y del Código de Comercio.
"En
el sentido expuesto su despacho no se puede negar al decreto
de práctica de las pruebas que he solicitado pues la inspección
que solicité conduce a la demostración de lo que el Despacho
no asume como no probado, como es la utilización real y material
por un tiempo mayor a la fecha de solicitud de la sociedad mejicana.
"Desarrollado
el presupuesto legal citado es obvio que su despacho le está
desconociendo a mi poderdante el debido proceso consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Nacional, derecho dentro del
cual se contiene el principio de presentación y controversión
de la prueba.
"Adicionalmente
vale recordarles que su despacho no obstante de ser del orden
administrativo, en casos como el que nos ocupa cumple funciones
jurisdiccionales que le imponen un comportamiento como tal y
con mayor razón en el aspecto probatorio."
TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código
Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones
que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del
recurso:
1.
Aplicación de la norma en el tiempo
En
primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar
la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente,
la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento
de resolver los recursos [1] ; no obstante, la norma aplicable puede ser
también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir
el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre
y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar
parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha
manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia.
[2]
Así
mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente,
establece que "Todo derecho de propiedad industrial válidamente
concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior
a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables
en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a
los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad
industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta
decisión...
"Para
el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá
en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de
su entrada en vigencia.", lo que claramente indica que a la
etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable
la actual Decisión.
En
este orden de ideas, resultan aplicables al caso concreto las
disposiciones contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, atendiendo la continuidad en el principio
que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, misma
en la que se fundamentó, tanto la negación del registro solicitado
como el recurso interpuesto.
En
este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo
83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, ahora literal b) del artículo 136 de la Decisión
486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad como
marca de los signos que:
"b)
Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,
de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros,
siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público
a error;"
2.
Causales De Irregistrabilidad
Fernández
Novoa, define el nombre comercial como: 'Aquella especial denominación
bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante
actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de
la empresa'. Marco Matías Alemán, por su parte lo concibe como
la denominación con la cual una persona física o jurídica ejerce
su actividad mercantil.
El
nombre comercial se adquiere por el primer uso que de el se
haga, tal y como lo establece el artículo 603 del Código de
Comercio, siendo el depósito de carácter voluntario y únicamente
declarativo, de forma tal que la ley reconoce el carácter constitutivo
del uso en la consolidación de derechos sobre el nombre comercial.
La
jurisprudencia andina ha sido reiterativa al afirmar que el
nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca
solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal
b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de
la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente
debe regir [3] . Además, el uso del nombre no
debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando
las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el
nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad
no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que
la marca protege y la actividad que el nombre ampara.
2.1.1.Prueba
de Uso del Nombre Comercial
2.1.1.1.Legitimación
Corresponde
a quien alega la existencia de un nombre comercial previo, el
probar, por los medios procesales al alcance de la justicia
nacional, que el mismo ha venido siendo utilizado con anterioridad
al registro de la marca en el País donde solicita la protección
y que ese uso reúne las caracteres y condiciones anotadas. La
simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre
comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de
determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o
de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan
por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.
[4]
2.1.1.2.
Conducencia de la prueba de uso
Del
análisis de las disposiciones de la Decisión 486 y particularmente
en materia de marcas, de las relativas a la oposición y la respuesta
a la misma, se observa que las pruebas conducentes [5] para fundamentar los hechos y argumentos de las mismas son
únicamente las reales
[6] , esto es, las que solamente se pueden aportar, [7] como lo serían documentos y objetos. [8] En efecto, los artículos 146 y 147, se expresan
como sigue:
"Artículo 146.- Dentro
del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación,
quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola
vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro
de la marca.
"A
solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará,
por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar
las pruebas que sustenten la oposición" (...) (Resaltado
fuera del texto)
"Artículo
148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional
competente notificará al solicitante para que dentro de los
treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente
pruebas, si lo estima conveniente.
"A
solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará,
por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar
las pruebas que sustenten la contestación" (...) (Resaltado
fuera del texto)
En
tanto las normas señaladas, expresamente hacen referencia a
la presentación de pruebas
[9] y no a la solicitud de las mismas, es claro que
el legislador comunitario quiso limitar los medios probatorios
a los documentales y objetos y, en esta medida, no serán conducentes
otro tipo de pruebas, como podrían serlo las inspecciones o
recepción de testimonios, las cuales en tanto deben ser solicitadas,
constituyen una hipótesis que excluyen las normas en comento.
[10]
2.1.1.3.
Debido Proceso
A
partir de las disposiciones contenidas en las Decisiones 344
y 486 de la Comunidad Andina, se determinan cada una de las
etapas que se deben cumplir para tramitar la solicitud de registro
de una marca y sus eventuales observaciones.
El
cumplimiento de cada una de las citadas etapas es obligatoria
para la Administración, y es aquí donde se otorga al particular
la garantía consagrada por la norma constitucional del debido
proceso en trámites administrativos. Es decir, propiciar por
que se dé cumplimiento a cada una de las etapas y formalidades
exigidas para cada juicio o actuaciones administrativas. En
este sentido, la Corte Constitucional ha precisado: " El carácter
fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho
vínculo, con el principio de legalidad al que deben ajustarse
no solo las autoridades judiciales, sino también en adelante
las administrativas en la definición de los derechos de los
individuos. ....... El derecho al debido proceso comprende no
sólo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos
judiciales y a los procesos y trámites administrativos, sino
también el respeto a las formalidades propias de cada juicio,
que se encuentran en general contenidas en los principios que
los inspiran, el tipo de intereses en litigio, las calidades
de los jueces y funcionarios encargados de resolver". [11]
Con
base en las anteriores interpretaciones, concluye esta delegatura
que la aplicación al principio del debido proceso dentro de
esta actuación administrativa se revela en el cumplimiento de
cada una de las etapas y formalidades reguladas por el derecho
comunitario (artículos 146 y ss. de la decisión 486) en materia
de observaciones.
2.1.1.4.Valoración
de pruebas en vía Gubernativa.
La
vía gubernativa es el procedimiento regulado por el derecho
interno, para ejercer el control de legalidad sobre las decisiones
que adopta la administración, es decir, la oportunidad concedida
a los administrados para que sustenten su inconformidad o desacuerdo
frente a la decisión adoptada. Sin embargo, para acceder al
trámite de los recursos correspondientes es necesario el cumplimiento
de las formalidades exigidas por el artículo 52 del C.C.A.,
cuyo tenor literal establece: " Los recursos deberán reunir
los siguientes requisitos:
-Interponerse
dentro del plazo legal, personalmente o por escrito por el interesado
o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse
con expresión concreta de los motivos de la inconformidad, y
con indicación del nombre del recurrente.
-Acreditar
el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber,
y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que
recurre cuando ésta sea exigible conforme a la ley.
-Relacionar
las pruebas que se pretendan hacer valer.
-Indicar
el nombre y la dirección del recurrente ".
Por
su parte, el artículo 56 , dispone: "Los recursos de reposición
y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser
que al interponer este último se haya solicitado la práctica
de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso
considere necesario decretarlas de oficio".
Armonizando
estas disposiciones normativas queda claro que el recurrente
en el documento que contiene el recurso de reposición puede
relacionar las pruebas que pretende hacer valer en la vía gubernativa
(numeral 3 del artículo 52). Ahora bien, el interrogante que
se genera es si el fallador al momento de decidir el recurso
de reposición puede valorar las pruebas aportadas. Para lo
cual, es necesario entender la expresión contenida en el artículo
56 del C.C.A, en cuanto a la decisión de plano de los recursos
de reposición y apelación.
Algunos
autores sostienen que la expresión "resolver de plano", obedece
a que la Administración decidirá con base en los argumentos
y documentos aportados por el recurrente en la oportunidad contemplada
en el artículo 52 para interponer el recurso, sin que exista
posibilidad de practicar pruebas para resolver el recurso de
reposición, limitación que no se hace extensible al recurso
de apelación donde podría ser procedente la práctica de las
pruebas solicitadas y decretar pruebas de oficio para adoptar
la decisión correspondiente.
En
este sentido el doctor Carlos Betancur Jaramillo sostiene:
" b) Decisión de recursos y pruebas..... Aunque el texto es
bastante claro, se han presentado algunas dudas frente al de
reposición, en especial en torno a si puede el que lo solicita
pedir la práctica de pruebas.
"Creemos
que la interpretación armónica de los textos sea ésta: La decisión
de plano de los recursos mencionados constituye la regla general.
Pero mientras el de reposición estará sujeto a esta regla, sin
excepciones, el de apelación podrá dar lugar a un término para
la práctica de pruebas , cuando el recurrente lo solicite así
al interponerlo o el funcionario considere que debe decretarlas
de oficio.
"No
quiere decir lo precedente que en la reposición no puedan tenerse
en cuenta pruebas. Sí, lo que pasa es que su trámite no permitirá
periodo probatorio para su práctica. En este recurso el peticionario
podrá con su escrito de sustentación presentar o adjuntar pruebas
(documentales o documentadas, se entiende) para justificar su
petición. En otros términos la ley prohíbe sólo la proposición
de pruebas para su práctica. Se armoniza así el artículo 56
con el 52, nl.. 3, el que al indicar los requisitos para la
interposición de los recursos exige la relación de las pruebas
que se pretenda hacer valer". [12]
Con
base en los anteriores fundamentos, y a partir de la interpretación
armónica de las normas mencionadas anteriormente, concluimos
que no resulta procedente la solicitud de practica de pruebas
diferentes a aquellas que puedan ser aportadas por el interesado.
En
el caso particular en estudio, fundamenta el recurrente las
pruebas del uso del nombre comercial POLLO FIESTA; en la practica
de la siguiente prueba, solicitada textualmente en el escrito
de observaciones : "Por la secretaría de su Despacho o mediante
comisión a la autoridad competente se practique inspección ocular
a la sede administrativa de mi poderdante, ubicada en la carrera
68D No. 12-37 interior 1, con el propósito de establecer:
·
Si usa una enseña comercial para distinguir sus establecimientos
de comercio o sus secciones, en caso afirmativo cual es y desde
que tiempo la usa
·
A que actividad mercantil están dedicados los establecimientos
de comercio.
·
Como se distingue el empresario comercial y desde que fecha,
o mejor cual es el nombre comercial que usa para distinguirse."
A
este respecto y en concordancia con los planteamientos anteriormente
expresados, es claro que siendo improcedente la prueba en que
se fundamenta el presunto uso del nombre comercial, toda vez
que los documentos encaminados a demostrar el uso efectivo del
nombre comercial debieron ser aportados al tramite, no existe
en el expediente evidencia alguna que demuestre el uso en la
forma prevista por la norma comunitaria, siendo por lo mismo
procedente confirmar la decisión recurrida.
En
conclusión, no se aportaron al tramite, pruebas determinantes
del uso del nombre comercial.
RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución
30478 de 2001.
ARTÍCULO
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Ramiro
Castro Duque y Néstor Javier González, apoderados del solicitante
y del observante respectivamente, o a quienes hagan sus veces
el contenido de la presente resolución, entregándole copia de
la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno
por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese
y Cúmplase
Dado
en Bogotá D.C., a los
El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ
CJGR
[4] Proceso 8-IP-97 de 9 de marzo de 1998, marca BARTERING:
"Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse
en el país y presentar los siguientes caracteres: ser personal,
es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad
que protege sea por parte de su propietario; público, cuando
se ha exteriorizado, es decir cuando ha salido de la órbita
interna, ostensible, cuando pueda ser advertido por cualquier
transeúnte; y continuo, cuando se lo usa de manera ininterrumpida,
ya que el nombre comercial se adquiere por el uso y se pierde
por el no uso que debe ser definido y no ocasional como el
cierre de un negocio por inventario. (Profesor Aracama, obra
citada, pág, 206).
"El
uso continuo del nombre comercial como requisito para formular
observación a una solicitud de marca o solicitar la nulidad
de la misma debe hacerse por un periodo de tiempo del que
pueda decirse que en razón de dicho uso puede llegar a ser
conocido el nombre por el público. En este caso el uso no
debe equipararse al simple conocimiento que el público pueda
tener del nombre comercial por parte del titular a través
de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo
de la actividad comercial que el nombre protege.
"La
sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil
no significa de por sí que se ha utilizado el nombre comercial,
pues si bien no hay impedimento para que subsista ese nombre
debe desarrollarse dentro de un periodo de tiempo. O bien
puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio
de la actividad a la que la compañía se dedica.
"La
prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega
su existencia y a quien formula observación a una marca u
otro signo por su anterior uso.
"Si
la legislación interna de un País Miembro exige el registro,
este acto administrativo podría ser constitutivo del derecho
al uso exclusivo si además se prueba el uso del nombre comercial,
pero el registro, por sí mismo sin la prueba de uso del nombre
comercial, no acredita la utilización del mismo".
[10] Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso
2-IP-88: "Ante la posibilidad de alguna injerencia nacional
para complementar, ejecutar o adaptar la norma comunitaria,
la doctrina y la jurisprudencia suelen aplicar criterios muy
restrictivos, tales como el principio del "complemento
indispensable" que tradicionalmente se utiliza en el
derecho interno para verificar hasta dónde pueden llegar las
innovaciones normativas que se incorporan a un reglamento
con el fin de complementarlo. De esta suerte, sólo suelen
legitimarse las medidas complementarias adoptadas por los
Países Miembros que resulten ser estrictamente necesarias
para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que
favorezcan su aplicación y que de ningún modo lo entraben
o desvirtúen. (...)
"El
artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente
la subsistencia parcial de la legislación nacional o interna,
la cual conserva plena competencia normativa en relación con
los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación
comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas
o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que
en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación
con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto
llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión
85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio
acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede
ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado,
dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la
misma regulación, dada su vocación comunitaria.
"Puede
ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente,
omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes
análogos, en procura de mayor agilidad o simplificación.
Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente
a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera
expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos
vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen
común".
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