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010/ Asunto:
Radicación 02007889
Trámite
113
Actuación 440
Folios 008 Estimado
señor Sarmiento: Damos
respuesta a su petición radicada bajo el número de la referencia para ilustrale
respecto de las denominadas "Representaciones Exclusivas" como sigue, no sin antes
resaltar que, esta Superintendencia no es competente para dirimir controversias
contractuales surgidas con ocasión del incumplimiento de las obligaciones del
contrato por parte de sus signatarios, si bien sí lo es para conocer de asuntos
en materia de competencia desleal que con motivo de denuncias por vulneración
de las normas referentes a la misma, puedan ser presentadas ante ella: 1.
Contratos atípicos Tradicionalmente
en una economía de mercado, los empresarios buscan la manera de hacer llegar sus
productos en forma ágil y eficiente a los consumidores, destinatarios finales
de los mismos. Para cumplir con el objetivo de su adecuada distribución, el productor
cuenta con varias opciones que van, desde su venta directa a través de medios
propios, hasta acudir a terceros que cumplan con esa labor. En uno u otro caso,
esas vías de distribución se soportan en formas jurídicas que, en el caso de la
comercialización por conducto de terceros, se materializan en la celebración de
contratos, los cuales pueden ser típicos o atípicos según se encuentren o no,
particularmente reglamentados por la ley. La
doctrina contractual se viene refiriendo a los contratos atípicos para distinguirlos
de aquellos que no hayan sido reconocidos por norma legal, es decir, la clasificación
de un contrato como atípico obedece a la circunstancia de haber sido acogido
o no por la ley como un tipo [1] , sin embargo, gozan de eficacia
por el reconocimiento a la libertad del individuo, que en el campo negocial se
traduce en el principio de la autonomía de la voluntad privada, al cual se refiere
el artículo 1602 [2] del código civil, aplicable a los contratos mercantiles por
expresa disposición del artículo 822 [3] del código de comercio. 1.2.
Contrato atípico de representación exclusiva Teniendo
en cuenta lo expuesto, se tiene que, dentro de los contratos a los cuales podría
asimilarse el de representación exclusiva objeto de su consulta, se encuentran
principalmente, el de franquicia y el de licencia de marca, considerando sus especiales
características y objeto, como sigue: El
artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece
que "El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia
a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. "Deberá
registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros." "A
efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito". De
la norma transcrita se infiere que, el contrato de licencia de marca es típico
por cuanto sus requisitos se encuentran previstos en la ley [4] , el cual puede definirse como,
el "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante,
se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso
reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte
de este último" [5] , el cual, en caso de no ser registrado ante
la Oficina Nacional Competente que, en el caso de Colombia es la Superintendencia
de Industria y Comercio, no surte efectos frente a terceros y consecuentemente
es inoponible a los mismos. [6] Ahora
bien, de otra parte resulta importante mencionar que, dentro de las modalidades
del contrato de licencia de marca, se encuentran la licencia no exclusiva, en
la cual el titular del signo conserva el derecho de conceder otras licencias a
terceros sobre el mismo, para efectos de su explotación en otros países o regiones
y, la licencia con pacto de exclusividad en la que el licenciante renuncia a su
derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo. 1.2.2.
Contrato de Franquicia Siendo
el contrato de franquicia atípico, y consecuentemente, no encontrándose regulado
por ninguna norma jurídica, se han presentado varias definiciones de tipo doctrinal,
como sigue: ·
"Contrato sinalagmático de ejecución sucesiva por medio del cual una empresa denominada
franquiciante confiere a una o varias empresas denominadas franquiciadas el derecho
a reproducir, bajo la enseña del franquiciante y con sus signos distintivos propios,
con su asistencia continua, el sistema de gestión previamente experimentado por
el franquiciante y frente, gracias a la ventaja comparativa que esto le procura,
le permite razonablemente a un franquiciado diligente, efectuar negocios beneficiosos" [7] ·
"Contrato entre una parte denominada el franquiciador y otra denominada el franquiciado,
en donde el primero le permite al último hacer el mercadeo de un producto o servicio
bajo su nombre o bajo su marca, contra el pago de un derecho de entrada o regalías
en ambos. El franquiciado hace la inversión necesaria para el negocio, es independiente
y no está subordinado al franquiciador. La independencia se traduce en que cada
parte tiene sus propios empleados, tiene una inversión propia y asume, en general,
sus propios riesgos. "Así
las cosas, el franquiciador le ofrece al franquiciado la posibilidad de usar su
marca, su nombre, sus colores, su sistema de publicidad y su conocimiento plenamente
probado para alcanzar el éxito." [8] De
otra parte el doctrinante Jaime Alberto Arrubla Paucar sostiene que la franquicia
es una de las clases de contrato de concesión al definirla como " la concesión
de una marca de productos o servicios a la cual se agrega la concesión del conjunto
de métodos y medios de venta." [9] De
las definiciones transcritas se infiere que, el contrato de franquicia contiene
mínimo dos elementos referidos a su objeto: una licencia de propiedad industrial
y una licencia de métodos o medios de producción y/o venta. 1.3.
Acción resolutoria El
artículo 1546 del código civil establece que, "En los contratos bilaterales va
envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes
lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o
la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios". Conforme
entonces, con la norma señalada, en el evento en que una de las partes de un contrato
de representación exclusiva se viera perjudicada por el incumplimiento de las
obligaciones que con ocasión del mismo contrajera la otra, podría instaurar la
correspondiente demanda ante la jurisdicción ordinaria para efectos de obtener
ya fuera la resolución del contrato o su cumplimiento y la correspondiente indemnización
de perjuicios. Ahora
bien, teniendo en cuenta que los contratos señalados conllevan el uso de marcas,
a continuación resulta pertinente analizar el tema del agotamiento internacional
del derecho sobre las mismas, como sigue: "A
los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una
influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca,
o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas." El agotamiento del
derecho de marca constituye uno de los límites del derecho de exclusiva sobre
la misma (ius prohibendi) [11] , en tanto señala el fin del derecho exclusivo y paralelamente
el comienzo de la libertad de comercio de los terceros con respecto a los productos
que llevan la marca. [12] En efecto, el agotamiento
del derecho de marca consiste básicamente en que, "una vez efectuada la primera
venta del producto legítimamente marcado, el titular de la marca pierde control
sobre su futura destinación (por razón del derecho sobre la marca y sin perjuicio
de otras limitaciones de orden contractual). Dicho en otros términos, se agota
su derecho después de efectuada la primera venta. Como consecuencia de este principio,
el titular o licenciatario de la marca no está facultado para impedir la importación
de productos y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente
identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, en el país o
en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio lícito por el titular
de la marca o un tercero autorizado o vinculado económicamente al titular". [13] El tema, como puede
advertirse, tiene intima relación con las llamadas importaciones paralelas que
se presentan cuando, terceros importan a un país los productos marcados y luego
en el mismo los comercializan, habiendo sido éstos, previamente introducidos al
país exportador por su titular, terceros por él autorizados o empresas vinculadas
al mismo y siendo allí legalmente adquiridos por tales terceros. No obstante, es
posible que, un licenciatario con pacto de exclusividad sobre el uso de un signo,
pueda verse eventualmente afectado con ocasión de la importación paralela y lícita
por parte de terceros, de productos marcados con el signo objeto de la licencia.
En este evento, tales productos en principio ingresarían al mercado local provenientes
no directamente de operaciones de exportación realizadas por el licenciante,
sino de operaciones de exportación realizadas por personas distintas del mismo,
a partir de otros mercados donde los productos de éste se encontraran. 3. Acción
de competencia desleal Atendiendo
la situación planteada en su consulta, además de considerar lo expuesto anteriormente,
resulta conveniente que tenga en consideración lo relativo a la acción de competencia
desleal, como sigue: 3.1.
Presupuestos para la aplicación de las normas de competencia desleal Los
artículos 2 a 5 de la ley 256 de 1996 establecen los supuestos de aplicación de
la misma, luego, para que una conducta sea reprimida como desleal en ella deben
darse cada unos de esos supuestos. En este orden de ideas, para que una conducta
sea considerada como desleal, deberá cumplir en general con los siguientes supuestos:
• Haber sido
realizada en el mercado. •
Haber tenido fines concurrenciales, es decir, haber proporcionado la posibilidad
de participar o intervenir en el mercado, lo cual presume la ley cuando tal actuación
es objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación en el mercado
del actor o de un tercero. •
Se aplica a todos los participantes en el mercado, independientemente de su calidad
de comerciantes. •
Los actos desleales deben tener sus efectos principales o estar llamados a producirlos
en el mercado colombiano. 3.2.
Violación de la prohibición general El
artículo 7 de la ley 256 de 1996 al establecer la prohibición general de los actos
de competencia desleal señala que, se considera que constituye competencia desleal
"todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando
resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena
fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando
esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor,
o el funcionamiento concurrencial del mercado." 3.3.
Acciones y autoridades competentes Al
tenor del artículo 20 de la ley 256, cualquier persona que participe o demuestre
su intención de participar en el mercado, cuyos intereses resulten perjudicados
o amenazados por actos de competencia desleal puede iniciar una acción declarativa
y de condena o preventiva o de prohibición. De
conformidad con la citada ley, para que la acción declarativa y de condena sea
procedente, debe haberse producido en el mercado un acto de aquellos que la misma
ley califica como de competencia desleal, que envuelva fines concurrenciales,
y cuyos efectos principales se den en el mercado colombiano. Así mismo, la acción
preventiva o de prohibición es procedente cuando el acto desleal aún no se ha
producido o cuando a pesar de ya haberse producido, aún no ha causado ningún perjuicio. En
cuanto a la competencia para conocer de las referidas acciones, de conformidad
con la ley 256 de 1996, ésta se encuentra radicada en los jueces especializados
en derecho comercial en los lugares donde éstos ya han sido creados y en donde
todavía no existen, en los jueces civiles del circuito. [14] Del
mismo modo, la Superintendencia de Industria y Comercio, por virtud de lo previsto
en el artículo 143 de la ley 446 de 1998 tiene facultades jurisdiccionales excepcionales
para conocer de estos asuntos. Ciertamente, es pertinente señalar que cuando la
citada ley establece que, "la superintendencia o el juez competente conocerán
a prevención" le está otorgando al accionante la facultad discrecional de elegir
ante cual de estas dos autoridades interpone la acción correspondiente, pero estableciendo
que, una vez presentada la denuncia ante una de ellas, la que conoce se convierte
en la autoridad competente exclusiva y por ende excluye a la otra.
[15] Acorde
con lo señalado y atendiendo el problema planteado en su consulta, del análisis
del contrato de representación exclusiva por ustedes celebrado y de los demás
elementos relevantes, podrá usted decidir si resulta procedente optar por los
mecanismos legales con que cuenta para proteger sus derechos, señalados en este
concepto. En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de internet www.sic.gov.co Atentamente, MARIANA
CALDERÓN MEDINA
Jefe
Asesora Oficina Jurídica
[11] Tribunal Andino de Justicia, proceso 7-IP-98:
"Se deduce que en el sistema atributivo que rigen el área andina, sólo las marcas
registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena
distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva
y la negativa. "Por
medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho
de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad
negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas
usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos
o similares a la misma. "La
doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo
su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles,
comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares.
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