Concepto 96 22414 del 28 de Septiembre de 2001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución no 32428 del 2001-09-28

Ref expediente no 96-22414

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

en ejercicio de sus facultades, en especial las que se le confieren en el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolución 1803 del 30 de enero de 1998, la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta TV CABLE, para distinguir servicios de la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, y declaró infundada la observación presentada por la sociedad T.V. Cable Promisión S.A.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con los requisitos de ley, el doctor Alvaro Rojas Tejada, en representación de la sociedad T.V. Cable Promisión S.A., interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el anterior considerando. El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

"Pretendo que en esta instancia, la Superintendencia se pronuncie sobre las pruebas y los argumentos esgrimidos en la demanda de observaciones, en el sentido de que el término TV CABLE es genérico, descriptivo y de uso común para este tipo de servicios de la clase 41 internacional, como lo es igualmente para servicios de la clase 38 de telecomunicaciones. Sobre el particular se allegaron innumerable pruebas al expediente, las cuales jamás se estudiaron con juicio y ni siquiera merecieron comentario alguno en la resolución objeto de estos recursos.

"Los registros marcarios otorgados al solicitante no tienen alcance exclusivo y excluyentes respecto de las expresiones TV CABLE, dichos alcances no son predicables sino en la forma peculiar de escritura, diagramación y distribución en que fueron registrados en una etiqueta, debe la Superintendencia analizar no solamente el frío dato existente en los registros de la Propiedad Industrial, sino los expedientes físicamente para que allí corrobore que fué lo que se solicitó y concedió como marca.

"La expresión TV CABLE (de manera nominativa) para distinguir servicios de educación, recreación y esparcimiento, no reúne los requisitos exigidos para que un signo sea registrado como marca, para amparar este tipo de servicios, por su íntima conexidad con los servicios de telecomunicaciones.

"Es simple, TV CABLE es TELEVISION POR CABLE. Y los servicios de televisión por cable están expresamente incluidos en los listados vigentes de la clasificación internacional de Niza, como genéricos para la clase 38 y para toda aquella obviamente con la que tenga íntima conexidad, como lo es la 41 internacional. Es decir, lo grave no es que la Superintendencia no esté de acuerdo con nosotros, sino que su determinación está violando su principal herramienta de trabajo y fuente clasificatoria, pues dicho servicio 'televisión por cable' está incluido en la clase 38, por la referida clasificación y se aplica a sus conexas."

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos:

1. Aplicación de las normas en el tiempo

En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente,  la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos ^[1] ; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del  Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de esta hayan pasado a formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia. ( ^[2] )

Así mismo,  la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente, establece que "Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión...

"Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.", lo que claramente índica que a la etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá aplicable la actual Decisión".

En este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 o la 486, atendiendo la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, y que se encuentra en ambas disposiciones.

2. Causales de irregistrabilidad

2.1. Descriptividad de un signo

El punto a analizar es la aplicabilidad de la causal contemplada en el  artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que indica la irregistrabilidad de los signos cuando "consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o infortmaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse."

"Los términos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger.

"Se conceptúa en doctrina a las marcas descriptivas como 'aquellas que evocan la idea de un producto al cual se refieren por una alusión a la naturaleza, a las cualidades del producto...' (André FRANCON)". ^[3]

2.2. Términos de uso común

El artículo 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica la irregistrabilidad de los signos que se presentan cuando: "Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate."

2.3. Genericidad de un signo

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada a registro consista exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

2.4. Estudio de registrabilidad

2.4.1. Definición legal de TV Cable

La Ley 182 de 1995 establece en su artículo 1, la naturaleza jurídica, técnica y cultural de la televisión de la siguiente manera: " La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea. Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales."

El artículo 2 de la misma ley establece los fines del servicio: " Los fines del servicio de televisión: son informar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local.

El artículo 19 ibidem define la televisión cableada y cerrada como aquella en la que la señal de televisión llega al usuario a través de un medio físico de distribución destinado exclusivamente a esta transmisión, o compartido para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones de conformidad con las respectivas concesiones y las normas especiales que regulan la materia. No hacen parte de la televisión cableada, las redes internas de distribución colocadas en un inmueble a partir de una antena o punto de recepción.

Adicional a lo anterior, pero no menos importante, cabe anotar que el Honorable Consejo de Estado en Sentencia de mayo 18 de 2000, Magistrado Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, manifestó: " Hecha la anterior precisión, se procede al examen del fondo del asunto planteado, sobre el cual la Sala empieza por decir que, como lo advierte el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la expresión T.V. CABLE, hoy tiene notoriamente claro carácter genérico, toda vez que se emplea para denominar usualmente el servicio de transmisión de la televisión por cable, o por suscripción.

Así las cosas, en relación con la misma vale aplicar las reglas pertinentes a los signos de esta naturaleza, como son las de que no son registrables si la marca consiste únicamente en dicho signo, por tanto, no son susceptibles de uso exclusivo y excluyente por persona alguna; y, en sentido contrario, pueden ser registrables siempre y cuando estén acompañados de elementos que le den suficiente distintividad frente a otras marcas que utilicen el mismo signo para distinguir productos de la misma clase, o que guarden relación con ellos."

Y mas adelante dice:

" Situación diferente sería la de que la marca estuviera constituida única y exclusivamente por la expresión T.V. CABLE, ya que, entonces, sí sería irregistrable al momento presente, y no por el hecho de que la actora ( T.V. CABLE LTDA.) tenga registrada a su favor una marca conformada por ella, sino porque estaría incursa en la causal descrita en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.....

Ha de ponerse de presente que, no obstante estar registrada la marca T.V. CABLE en cabeza de la actora, para distinguir servicios de las clases 16 y 38, amén de tener depositada la expresión como nombre y enseña comercial hoy, por haber devenido en genérica esta expresión, no puede ser de uso exclusivo por parte de aquella, sino que puede ser usada por cualquier persona que ofrezca los mismos servicios, siempre y cuando le aplique el elemento distinción antes comentado, esto es, tanto en cuanto no consista exclusivamente en ella. Por esta circunstancia, su marca ha devenido en una marca débil, que si bien en el momento en que fue registrada podía tener algún grado de distintividad debido a que por ese entonces no era de uso común en Colombia, hoy se encuentra expuesta a enfrentarse a marcas que incorporen la expresión como elemento constitutivo de las mismas, por lo ya dicho. Al respecto no interesa que la marca T.V. CABLE (MIXTA) hubiera o no adquirido el carácter de marca notoria, ni de que esté depositada como nombre y enseña comercial".

De acuerdo con lo anterior, tenemos que la expresión TV CABLE no resulta descriptiva de los servicios de la clase 41 internacional, pero sí, ha devenido en una expresión genérica y de común utilización de los servicios de televisión por cable, de suerte que para que pueda ser registrada como marca necesita de elementos adicionales que le otorguen distintividad frente al servicio y frente a las marcas de otros empresarios que utilicen la misma o similar expresión.

En el caso en estudio, la marca solicitada TV CABLE es mixta, y su elemento gráfico si bien no evoca concepto alguno si tiene un forma particularmente característica y especial, que la hace suficientemente distintiva tanto de los servicios que pretende identificar como de las demás marcas que utilicen tal expresión. Por lo tanto, es susceptible de acceder como marca al registro.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución no 1803 del 30 de enero de 1998, en sentido de conceder el registro de:

LA MARCA                              :           TV CABLE (MIXTA) 

PARA DISTINGUIR            :           Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza.

TITULAR                                  :           T.V. Cable Limitada.

DOMICILIO                               :           Bogotá D.C., Colombia.

VIGENCIA                                :           DIEZ años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la               presente resolución.      

CERTIFICADO             :

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Fernando Triana Soto y Alvaro Rojas Tejada, apoderados del solicitante y del observante respectivamente , o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no  procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa .

ARTÍCULO TERCERO. Entréguese al titular copia auténtica de esta resolución como título, previa  inscripción en el registro de la Propiedad Industrial. Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los

El Superintendente Delegado para la Propiedad  Industrial,

 JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ

JLL