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REPÚBLICA
DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución
No. 32617 del 2001-09-28 Ref.
expediente No. 93 384083 Por
la cual se resuelve un recurso de apelación EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14 del decreto 2153 de
1992, CONSIDERANDO PRIMERO:
Mediante resolución 29288 de 21 de noviembre de 1997, la División de Signos Distintivos
concedió el registro de la marca BELLISIMA, para distinguir productos comprendidos
en la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, solicitada por Textiles
Swantex S.A., declarando infundada la observación de Clara Sánchez Mallarino,
con fundamento en la marca BELLISIMA, por considerar que no se encuentra incursa
en ninguna causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena. SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley,
el doctor Jorge E. Vera Vargas, en representación de la observante, interpuso
el recurso de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando
anterior. El
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente
manera: "Los
productos comprendidos en la clase 3ra son: 'Preparaciones para blanquear y
otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar
y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para
el cabello; Dentífricos.' "Los
productos comprendidos en la clase 25 Internacional son: 'Vestidos, calzado,
sombrerería'. "Los
servicios comprendidos en la clase 42 Internacional son los llamados 'varios'.
Es decir, aquellos servicios no comprendidos en otras clases. "Existe
una íntima relación entre los productos comprendidos en la clase 3ra Internacional
y los productos comprendidos en la clase 25 Internacional, por cuanto se trata
de productos interrelacionados. "Así
mismo, la relación entre los productos comprendidos en las clases 3ra y 25 Internacional
y los servicios comprendidos en la clase 42 es evidente. (...) "Mi
agenciada es también titular del depósito de la enseña comercial BELLISIMA (...) "Existe
una igualdad desde el punto de vista gramatical y fonético entre el signo BELLISIMA
y el signo BELLISIMA." TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan
con motivo del recurso: 1.
Aplicación de la norma en el tiempo En
primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del
acto impugnado en el recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general,
es la vigente al momento de resolver los recursos [1] ; no obstante, la norma aplicable puede ser
también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo
impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a
formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado
en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia
[2] . Así
mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, actualmente vigente, establece que "Todo derecho de propiedad
industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria
anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en
la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia,
en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a
lo previsto en esta decisión... "Para
el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas
que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.", Lo que
claramente indica que a la etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá
ser aplicable la actual Decisión. 2.
Irregistrabilidad por confundibilidad 2.1
Norma El
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece
la irregistrabilidad como marca de los signos que: "A)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error." 2.2
Concepto La
confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta
el punto de tomar una cosa por otra. El tribunal Andino de Justicia se ha manifestado
en numerosas ocasiones dando pautas para la realización del análisis comparativo
[3] y definiendo la confundibilidad misma, frente a éste último punto ha
indicado que "Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos
que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos
y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto
a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir
en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde
la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De
esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse
con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse
a las solicitudes de registro que lo perjudiquen." [4] Para
que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere la causal en estudio
es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del
consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer
elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad
o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario
analizar los productos o servicios que identifiquen las marcas en conflicto. En
efecto, el 'principio de especialidad' [5] circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios
descritos en el registro y así este alcance o cobertura incide en el derecho a
evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo aquellos signos que pretendan
los mismos productos o servicios o si quiera relacionados en alguna medida.
Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere
que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente
para aplicar la causal relativa a la confundibilidad. 2.3
Comparación de los signos En
el caso de la referencia se trata de comparar signos denominativos BELLISIMA y
BELLISIMA. Frente
a la total correspondencia entre dos marcas debe recordarse lo mencionado por
el Tribunal de Justicia Andino en reiteradas ocasiones, "la identidad entre los
signos releva de cualquier análisis de confusión, porque lo idéntico se confunde
por si mismo, ya que todo signo semejante o igual puede ser susceptible de un
riesgo de confusión, pero todo signo igual o idéntico es confundible a priori.
"La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de
análisis, en tanto que la identidad, por ser un hecho objetivo no resiste ningún
análisis, por lo que la identidad descarta por si misma toda regla para establecer
una comparación diferenciadora entre dos signos" (Proceso no. 17-IP-96),
pues tratándose de marcas idénticas el riesgo de confusión es inevitable y puede
establecerse "prima facie" con certeza total mediante el simple cotejo
de las marcas en conflicto" [6] . Así
las cosas, y dando aplicación a los criterios anteriormente establecidos, esta
Delegatura considera que entre el signo BELLISIMA y las marcas BELLISIMA se presenta
plena identidad en el ámbito denominativo, identidad que por lo anteriormente
expuesto descarta todo estudio de similitud, pues hace evidente y perceptible
a simple vista el error, al que se puede llevar al consumidor. 2.4
Relación entre productos y servicios La
jurisprudencia marcaria ha definido los criterios a tener en cuenta para definir
si existe o no relación entre los productos para los cuales se solicita el registro
de una marca. [7] En
principio se dice que productos o servicios que se destinen a finalidades iguales,
idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud
real para el consumidor, el que podrá entonces confundirse, que es lo que se trata
de evitar mediante el examen de registrabilidad. La naturaleza o la estructura
del producto, su composición física o química y aun su misma presentación, tienen
sin duda menos influencia que la finalidad, para efecto de establecer similitudes
o parecidos. Iguales criterios deberán seguirse para determinar la diversidad
real o heterogeneidad entre productos que de por sí permiten una suficiente diferenciación,
sin necesidad de acudir a la marca. La
doctrina marcaria he definido varios criterios con base en los cuales el examinador
puede determinar si existe o no relación entre productos; la aplicación de esos
criterios al caso particular en estudio permite afirmar como conclusiones las
siguientes: De
una parte la sociedad Textiles Swantex S.A., solicita el registro de la marca
BELLISIMA para distinguir vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.
Por su parte uno de los signos del opositor BELLISIMA esta registrado en la clase
3ª para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería,
aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos. Tal
y como puede observarse aunque no se trate de productos comprendidos dentro de
la misma clase del nomenclator, estos productos se relacionan estrechamente,
ya que tanto los perfumes como las prendas de vestir son artículos de moda y como
tal, su oferta y demanda, generalmente, dependen de la temporada de lanzamiento,
igualmente van ligados a la adecuada presentación personal, tanto de hombres como
de mujeres, siendo esta una de las razones por la cual los productores de estas
dos clases de productos al lanzar sus diferentes colecciones de prendas de vestir,
lanzan con la misma marca sus perfumes, cosméticos, accesorios etc. Por
el contrario entre el signo solicitado y la marca BELLISIMA para distinguir servicios
de cosmetología y relacionados, no existe relación dado que el campo de la cosmetología
es muy especifico, su oferta se hace a través de establecimientos muy especializados,
y en general cubren necesidades completamente diferentes. Así
las cosas, esta Delegatura considera que las semejanzas existentes entre los signos
comparados son determinantes de confusión en el público consumidor, en los términos
exigidos por el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. 3.
Enseña Comercial 3.1
Norma El
literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece
la irregistrabilidad como marca de los signos que: "B)
Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso,
a un rotulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar
un riesgo de confusión o de asociación."
3.2
Alcance del depósito de la enseña comercial El
depósito de nombre o enseña comercial no es obligatorio tal como lo índica el
convenio de París en su artículo octavo, en concordancia con la Decisión 486,
que al respecto establece como única forma de adquirir el derecho exclusivo de
la enseña comercial, el uso que de la misma se haga en el comercio. Lo que quiere
decir, que el depósito de ésta es opcional y el ser titular del depósito no implica
que se es titular sobre la enseña (art. 605 del código de comercio), existiendo
a favor del titular tan sólo la presunción de que a partir de la fecha de la
solicitud del depósito se empezó a usar la enseña. Lo
anterior, debido a que el depósito de enseña comercial es declarativo de una situación
anterior y no constituye en sí mismo el derecho sobre ésta, simplemente determina
un momento a partir del cual la Superintendencia de Industria y Comercio y los
terceros se enteran de que se empezó a usar la enseña comercial. Así las cosas,
se configura una presunción de tipo legal a favor del titular, que de todas formas
no es el derecho en sí sino un indicio de éste. Así
las cosas, y teniendo en cuenta que la opositora respecto de su enseña comercial
simplemente alegó la existencia del depósito de la misma ante esta entidad, tenemos
que éste no es suficiente para acreditar el uso, y por ende proceder al examen
de confundibilidad de la marca solicitada respecto a éste signo distintivo. En
consecuencia, la solicitud de la referencia no esta incursa en la causal de irregistrabilidad
contemplada en el literal b) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. RESUELVE: ARTÍCULO
PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la resolución 29288 de 21 de noviembre
de 1997. ARTÍCULO
SEGUNDO. Declarar fundada la oposición de Clara Sánchez Mallarino. ARTÍCULO
TERCERO. Negar el registro de la marca BELLISIMA para distinguir productos
comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad
Textiles Swantex S.A., con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia. ARTÍCULO
CUARTO. Notifíquese personalmente a los doctores Alvaro Correa Ordoñez y Jorge
E. Vera Vargas, apoderados del solicitante y del observante respectivamente, o
a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles
copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por
encontrarse agotada la vía gubernativa. Notifíquese
y Cúmplase Dado
en Bogotá D.C., a los El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE
PEREZ
LCRV
[3] Interpretación prejudicial proceso 49-IP-99 "La
jurisdicción comunitaria, tiene definidos en sus sentencias algunos criterios
generales que puedan orientar a quien aplica estas disposiciones del ordenamiento
jurídico andino, en la solución de casos concretos. Dichos criterios se han resumido
en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación
entre signos distintivos, así: "
a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el
cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas
de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión
que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión
frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. "
b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación
marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es,
no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente
las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. "
c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en ultimo
término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto
o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo
debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como
si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si
se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la
escogencia. "
d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias
que existen entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos
marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos."
[5] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
48-IP-99, al desarrollar el principio de la especialidad se expresó: "Por su
parte Zuccherino manifiesta 'La regla de especialidad de la marca requiere que
la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados
en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que
otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario,
en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto
el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un
tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos
o servicios distintos.'" [6] Tribunal Andino de Justicia, Proceso
no. 25-IP-97.
[7] Proceso 1-IP-87 de 3 de diciembre de 1987 | 
