Concepto 993379841 del 28 de Septiembre de 2001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución no 32563 del 2001-09-28

Ref expediente no 93 379841

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

en ejercicio de sus facultades que le confiere  el artículo 14 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolución 13901 de 29 de mayo de 1997, la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca SUPER OAKLEY'S, para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación internacional de Niza, solicitada por Argemiro Naranjo Noreña, declarando fundada la observación de la sociedad Oakley Inc., con fundamento en los signos OAKLEY, por considerar que se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el literal a) y b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley, el doctor Mauricio Milazzo Ramírez, en representación de la sociedad solicitante, interpuso el recurso de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior.

El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

"El despacho, en nuestro concepto y con todo respeto, no adelantó un acertado estudio comparativo, pues entre los signos en confrontación no existen similitudes en grado de confusión, por las siguientes razones:

"Tal como su despacho lo reconoce, el signo que nos ocupa, corresponde a las denominadas 'marcas mixtas', constituidas por elementos nominativos y gráficos que les proporcionan distintividad.

"El signo mixto SUPER OAKLEY'S es lo suficientemente distintivo por constituir un conjunto fantástico, con una forma de presentación característica y especial.

"Tal como se puede advertir, se trata de un signo donde sus elementos gráficos ocupan un lugar importante dentro del conjunto que constituye la marca.

"Así entonces, el signo SUPER OAKLEY'S debe ser analizado en sí mismo considerado, pues hace parte de un conjunto de elementos que constituyen la totalidad de la marca, y es todo este conjunto, el que denota su carácter novedoso, el cual es perfectamente susceptible de registro."

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

1. Aplicación de la norma en el tiempo

En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente,  la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos [1] ; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del  Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia [2] .

Así mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente, establece que "Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión...

"Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.", Lo que claramente indica que a la etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá ser aplicable la actual Decisión.

En este orden de ideas, resultan  aplicables al caso concreto las disposiciones contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, atendiendo la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, misma en la que se fundamentó, tanto la negación del registro solicitado como el recurso interpuesto.

2. Irregistrabilidad por confundibilidad

2.1 Norma

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos que:

"A) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error."

2.1 Concepto

La función principal de la marca, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones las reglas básicas para la realización del análisis comparativo entre marcas [3] .  Así mismo, frente al riesgo de confusión entre dos marcas se ha referido, definiéndolo como  la generación de "la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza de dos  o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad" [4] .  De igual forma y frente a la confundibilidad misma, el Tribunal ha señalado que "la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen." [5]

Igualmente para que se dé el denominado "Riesgo de confusión" que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. -En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es,  los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, pues el 'principio de especialidad' [6] limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad.

2.2 Confundibilidad de los signos

En el caso de la referencia se trata de comparar las marcas denominativas y mixtas OAKLEY en las que predomina la denominación, dado que el diseño recae justamente sobre ellas. Con el signo SUPER OAKLEY'S mixto, en el cual, debido al tamaño de la letra y a su ubicación dentro de la etiqueta, es el elemento denominativo también, el que predomina. [7]

Teniendo en cuenta que la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica  de los mismos y que  ésta debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor, se procederá a realizar el cotejo entre estas expresiones.

Como puede observarse la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce íntegramente a las marcas registradas; [8] la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término /OAKLEY/ en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado prácticamente reproduce las marcas registradas, incluyendo solamente el apóstrofe y la letra /s/, que genera idea de plural del término anteriormente registrado.

Adicionalmente, la expresión SUPER, al ser un adjetivo que genera la idea de magnifico o superior, no le otorga mayor distintividad a la marca solicitada, por el contrario puede convencer más de que se trata de una marca proveniente de la misma empresa Oakley Inc., y que contiene algunas características que le dan preeminencia frente a otros artículos, es decir reafirma la idea de confundibilidad indirecta.  

En efecto, la confundibilidad indirecta [9] se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así.  Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que esta adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

La reproducción que de la marca registrada hace el signo distintivo solicitado, origina similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que hacen que los signos sean confundibles existiendo de esta forma una clara posibilidad de error para el público consumidor. [10]  

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idénticamente a una marca ya registrada el Tribunal de justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: "Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria". [11]

Así las cosas, esta Delegatura considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes de confusión en el público consumidor, en los términos exigidos por el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.3 Relación de productos

El concepto de confundibilidad se extiende no solo a la expresión nominativa de las marcas, sino a los productos que distinguen las expresiones comparadas.  Cada uno de los signos pretende distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional.

Adicionalmente frente a las otras marcas registradas en las clases 18 y  9 existe relación, dado que se trata de productos estrechamente relacionados con las prendas de vestir, al constituirse en accesorios y complementos de las mismas, ser comercializados por los mismos canales, en los mismos establecimientos y realizarse con ellos el mismo tipo de publicidad. 

Como consecuencia de la similitud nominativa y de la coincidencia entre los productos, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Confundibilidad con nombre comercial

3.1   Convenio de Washington

El opositor Oakley Inc., invoca la causal de confundibilidad con nombre comercial contenida en la Convención de Washington,  que señala en su artículo 14 que "El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los estados contratantes, será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca."

Así mismo, en su artículo segundo la mencionada Convención, contiene el trato nacional para los demás países contratantes, en los siguientes términos: "Los estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal, y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficas."

3.2 Concepto de nombre comercial

Para referirnos a la noción de nombre comercial es preciso verificar lo ratificado en innumerables ocasiones por el Tribunal Andino de Justicia:

"Los diferentes autores definen al nombre comercial como: 'El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la de otra'. (Ladas).

"Rotondi a su vez lo define como 'una denominación impersonal y objetiva de la organización hacendal'.

"Fernández Novoa, define el nombre comercial como: 'Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa'(Citado por Juan Manuel Hernández López).

"Para el profesor José Massaguer Fuentes, el nombre comercial  'es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial' (Revista General de Derecho, 1996, Valencia, pág. 6956).

"Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es 'el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral'.

"Las definiciones concuerdan en resaltar que la esencia de un nombre comercial es proteger a la actividad del empresario frente a las actividades de otros empresarios". [12]

3.3   Forma de adquirir el derecho

El nombre comercial debe estar  protegido, lo que acontece cuando es usado. Así, la parte interesada debe demostrar un uso efectivo en el comercio, que refleje la necesidad constante del empresario en utilizar el nombre comercial y por ende que sea imperioso que prive a un tercero de utilizar como marca el mismo signo, en tanto los consumidores podrían confundirse. De lo contrario, sería irrelevante y contradictorio el hecho de que un empresario privara a otro de utilizar un signo como marca, si él mismo no lo requiere para usarlo en el mercado como nombre comercial.

Consideramos que las pruebas de uso deben estar encaminadas a demostrar la realidad del mercado y la dinamicidad que implica ser titular o usuario de un nombre o enseña comercial, según lo cual compartimos la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [13] . Así, el uso debe ser captado por el consumidor, lo que implica que el empresario despliega y exterioriza su actividad. El uso debe ser anterior a la solicitud de registro de marca, debe ser permanente y continuo, de lo contrario se protegería un nombre o enseña al que se tuvo derecho, pues así como el derecho se adquiere por el uso termina cuando cesa el mismo. La continuidad en el uso es importante, en tanto el empresario tuvo el tiempo suficiente para darse a conocer. Un uso se demuestra con pruebas que si bien de forma aislada pueden ser un indicio del derecho, analizadas en conjunto, deben dar lugar a la certeza sobre el uso y la consecuente protección del nombre o enseña comercial.

3.4  Prueba de uso del nombre comercial

En el presente caso hay que tener en cuenta que si bien la Convención de Washington contiene la protección sobre Nombre Comercial, ésta protección ésta condicionada al cumplimiento de los requerimientos de la Decisión Andina.  En efecto, el principio de trato nacional, otorga a los nacionales de los Estados contratantes los mismos derechos que a los nacionales colombianos.

 De esta forma, para determinar la posibilidad de confusión de una marca y un nombre comercial, es preciso verificar inicialmente que se pruebe adecuadamente el uso personal, efectivo y real de éste último. [14]   En este caso, el opositor no acreditó adecuadamente el uso de este signo distintivo, tal y como se exige para un nacional, lo que se le hace extensivo a la sociedad Oakley Inc., de acuerdo a lo mencionado anteriormente por el Convenio de Washington. 

Así las cosas, sí a un Nacional Colombiano, se le exigen pruebas del uso del nombre comercial, a un extranjero también;  de lo contrario se vulneraría el espíritu y principios de la Convención de Washington.

En este orden de ideas, revisado el expediente, tenemos que la sociedad Oakley Inc., no allegó prueba de uso de su nombre comercial OAKLEY INC., con lo cual, no acreditó los requisitos suficientes para proceder a realizar respecto de éste, el estudio de confundibilidad.

Por lo cual, a la sociedad OAKLEY INC, no se le aplica la protección establecida por el artículo 14 de la Convención de Washington.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en  la resolución 13901 de 29 de mayo de 1997.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Mauricio Milazzo Ramírez y Alexandre Vernot Hernández, apoderados del solicitante y del observante respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

 

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los

El Superintendente Delegado para la Propiedad  Industrial,

                                                                                                JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ

LCRV



[1] Proceso 8-IP-94, marca COMODÍSIMOS, sobre una decisión de recursos amparada en una norma vigente diferente de aquella que fundamentó el acto impugnado, en el que se manifestó que: "Lo que no es más que una manifestación del 'límite temporal de la vigencia de la ley', respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de 'la vigencia temporal de la ley'... Dentro de la misma problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, que protege 'todo derecho de propiedad industrial validamente concedido...' Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso."

[2] Proceso 8-IP-94, marca COMODÍSIMOS, en el que se expresó que: "En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco repelería al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el Derecho derogado, si los principios generales de éste hubieren pasado a formar parte del Derecho, también comunitario, vigente...

"Habrá de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos principios y en el caso límite las mismas normas en relación al caso concreto en debate."

[3] Tribunal de Justicia Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99

"En efecto, para determinar el 'riesgo de confusión' se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.  De ahí la elaboración por la doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal:

"1. Reglas para el cotejo marcario

"Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, 'Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio'. Edit. Robis, Buenos Aires, página 351 y ss.):

-          La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

-          Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea;

-          Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto

-           Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas."

[4] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-IP-99, marca LELLI

[5] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 21-IP-96, marca GOLOSIA

[6] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el  principio de la especialidad se expresó: "Por su parte Zuccherino manifiesta 'La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.'"

[7] Sobre la comparación de marcas mixtas o de marca mixta y denominativa,  el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 36-IP-99 marca FISKIES,  ha expresado lo siguiente: "El cotejo o comparación entre marcas, para determinar el riesgo de confusión o similitud confusionista, se inicia con la identificación de la clase de marca; en el presente caso de interpretación, el estudio lleva al análisis de la marca mixta, la cual se compone de una denominación y un gráfico. En este tipo de marca se debe examinar cual de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo general la parte denominativa la que tiene mayor importancia.

"El caso también nos lleva a la marca denominativa, es decir aquella compuesta por palabras o letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

"En el cotejo marcario, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal, han abordado el tema, así:  "'...Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

"'Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca.' (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena Proceso 1-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988)."

[8] El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: "...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza.

En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial."

[9] Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998,  marca PALMA FRIT: "El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

"Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado."

[10] Proceso 21-IP-98 de 3 de septiembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA): "De esa composición gramatical de las palabras o denominaciones sujetas a examen, también se desprende que pueden existir entre ellas similitud fonética, que haga imperceptible o de difícil diferenciación los sonidos que produce la pronunciación de un signo con respecto a otro, aún cuando en el campo ortográfico sean diferentes. Una palabra con diferentes escrituras, por ejemplo, "llave" o "liave", pueden llegar a tener la misma sonoridad o percepción sonora, provocando la limitación al registro por confusión fonética.

[11] Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT

[12] Proceso 03-IP-98 de 11 de marzo de 1998, marca BELLA MUJER

[13] En este punto es pertinente citar la interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-97 marca MANUELITA, que acerca de nombres comerciales expresó: "La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro... Los nombres comerciales salvo los notorios, deben usarse en el país en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características; ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna, ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como cierre de un negocio por inventario...

"El uso continuo de un nombre como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un periodo de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el propio nombre protege..."

[14] Acerca de la necesidad de la prueba de uso del nombre comercial, el doctrinante Marco Matías Alemán, en su libro,  top Management International, pág 72, ha expresado que "El depósito de nombre comercial ante la oficina de signos distintivos de esta entidad es completamente voluntario y de llevarse a cabo no le otorgará derechos diferentes a los dados por el primer uso que se hizo del mismo.  El derecho sobre un nombre comercial no lo da el depósito ante la oficina de signos distintivos de esta entidad, sino el primer uso que se haga del mismo, cuya fecha puede presumirse con fundamento en el depósito (subrayado fuera del texto)  Por eso, es importante recordar que cuando se desea hacer valer los derechos que existan sobre determinado nombre comercial, no es suficiente con demostrar que éste se encuentra depositado, sino que además debe demostrarse que se está haciendo uso del mismo, porque así como el derecho se adquiere por el uso, igualmente se pierde cuando el comerciante deja de usarlo, bien porque se retiro del comercio o porque adopto un nuevo nombre."

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