|
REPÚBLICA
DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución
28806 del 2001-08-01Ref
expediente no 01 8856 Por
la cual se resuelve una oposición y se concede un registro de marca LA
JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS en
ejercicio de sus facultades legales, y CONSIDERANDO: PRIMERO:
El señor Benjamin Villegas Bayer, por medio de apoderado, presentó solicitud
de registro de la marca WOK para distinguir servicios comprendidos en la clase
42 de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDO:
Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con el lleno
de los requisitos de ley, la sociedad Inversiones Havi Ltda, mediante apoderado,
interpuso oposición contra la solicitud de registro mencionada en el considerando
anterior. El objeto de la oposición es que se niegue el registro, y se fundamenta
de la siguiente manera: "La
palabra WOK es un término de origen chino que se conoce en el mundo un recipiente
hecho de diversas clases de metales para la preparación de varias modalidades
de comida, a saber: comida frita, sudada, asada, horneada y demás. "Es
preciso darle a conocer a ese Despacho que esta expresión se usa para distinguir
tanto al recipiente en que se elabora la comida como al resultado de su preparación
en esta vasija. Luego, lo que se ha preparado y sazonado en un WOK se conoce como
COMIDA WOK o COCINA WOK típica oriental. "De
acuerdo con lo anterior, esa Oficina no podría acceder al registro de la marca
por cuanto ha quedado demostrado que la expresión WOK constituye una denominación
descriptiva de y de uso común para las preparaciones que se hacen a partir de
este recipiente y por lo tanto cualquier persona que se dedique a la prestación
de servicios de restaurantes que ofrezcan esta modalidad de comida oriental tendrán
derecho a usar esta expresión." Resulta
claro que la sociedad Inversiones Havi Ltda cuanta con fundamentos para oponerse
al registro de la marca WOK por cuanto el uso lo ha hecho titular de la enseña
comercial H. SASSON WOK & SATAY BAR. Respuesta
a la oposición El
apoderado de la sociedad solicitante, en su oportunidad para responder la oposición,
expresó: "No
es cierto que la palabra WOK se identifique con el nombre de las preparaciones
que resultan de la utilización del instrumento denominado WOK. "No
se puede confundir el instrumento con el que se elabora cierto tipo de comida
con un tipo particular de servicios de restaurante." TERCERO:
De acuerdo con lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará
el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la
oposición y de la respuesta allegada por el solicitante. Adicionalmente, el estudio
comprende cuestiones que aunque no hayan sido planteadas en la oposición [1] , aparezcan con ocasión del examen
de registrabilidad en los siguientes términos: El
artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina,
señala que no podrán registrarse como marca los signos que "consistan exclusivamente
en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad,
la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción
u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones
las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios."
1.2.
Concepto Para
determinar si una marca es descriptiva
[2] es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios
a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos
existe la imposibilidad de acceder a la solicitud marcaria. De igual forma, si
se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones.
En efecto, las expresiones descriptivas carecen de distintividad, en tanto explican
alguna característica propia del producto o servicio y no pueden ser apropiadas
de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios
para dar información a título de frases explicativas sobre los productos o servicios.
Adicionalmente, la denominación descriptiva no logra diferenciarse de otros signos
del mercado y tiende a confundirse con las oraciones explicativas ya aludidas.
Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra descriptiva es una ventaja
competitiva, ya que si bien son de libre utilización el monopolio excluye a los
demás competidores de su uso. Así como la adquisición del producto o servicio
podría ser motivada por la información dada por la marca, como lo que ocurre con
los laudatorios. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su
naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor
identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas. 2.
Caso concreto De
acuerdo a lo expuesto, la expresión WOK (mixta), para distinguir servicios de
la clase 42 internacional, si bien se refiere a una sartén especial y comúnmente
utilizada para preparar comida oriental, se trata de una expresión catalogada
como evocativa [3] o sugestiva y por lo tanto registrable,
ya que inmediata o directamente no designa los servicios a registrar o sus características
esenciales. Así, el consumidor al entrar en contacto con la marca WOK si bien
puede entender que de forma indirecta evoca el concepto de comida y más particularmente
de un tipo de comida especial, lo cierto, es que para el servicio solicitado sería
registrable, ya que de la relación signo servicio no surge una relación directa,
necesaria y obvia para el consumidor, lo expuesto es lo que permite que sea registrable
como marca y por ende distintiva. Vemos que como bien lo afirma el apoderado del
solicitante, WOK es el instrumento con el que se elabora la comida y esto de ninguna
manera podría considerarse como descriptivo de los servicios de restaurantes.
Contrario
a lo anterior sería la solicitud de la marca TAI para comida oriental pues en
este caso sí se estaría describiendo características o informaciones de los servicios
que se pretenden prestar, cosa que no sucede en relación con el registro de la
marca WOK pues la apropiación exclusiva de este signo por un empresario no afecta
a los empresarios del sector en tanto esta no es una palabra que demás requieran
para ofrecer sus servicios dentro del mercado. Así, es permitido que el empresario
use una expresión que evoque el producto o una característica de éste, en tanto
que el ingreso de dicha expresión al vocabulario se hace por el uso de la marca
y no por una necesidad permanente y anterior del consumidor. Adicionalmente,
la marca solicitada es una de las que la doctrina ha denominado del tipo mixta
y los elementos gráficos del signo, aunque no preponderantes, le alcanzan a dar
al mismo la distintividad necesaria para ser registrada como marca. De
lo anterior se concluye que el signo solicitado no es esencial para distinguir
los servicios solicitados, ya que los empresarios no lo requieren de forma necesaria
e imprescindible para designar los amparados en la clase 42 y por ende puede ser
apropiado de forma exclusiva por el solicitante como marca. Luego, tiene la distintividad
intrínseca requerida para constituirse como tal. En
consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal
de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El
artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
señala que no podrán registrarse como marca los signos que sean "idénticos o se
asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión
o asociación." Para
que se aplique la causal se requiere constatar la similitud o identidad entre
el nombre o enseña comercial y el signo solicitado; es necesario que el nombre
y el signo marcario originen un riesgo de confusión o asociación y por último
el nombre comercial debe estar protegido
2.2.
Uso del nombre comercialEl
nombre comercial debe estar protegido, lo que acontece cuando es usado. Así,
la parte interesada debe demostrar un uso efectivo en el comercio, que refleje
la necesidad constante del empresario en utilizar el nombre comercial y por ende
que sea imperioso que prive a un tercero de utilizar como marca el mismo signo,
en tanto los consumidores podrían confundirse. De lo contrario, sería irrelevante
y contradictorio el hecho de que un empresario privara a otro de utilizar un signo
como marca, si él mismo no lo requiere para usarlo en el mercado como nombre comercial.
Consideramos
que las pruebas de uso deben estar encaminadas a demostrar la realidad del mercado
y la dinamicidad que implica ser titular o usuario de un nombre o enseña comercial,
según lo cual compartimos la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina [4] . Así, el uso debe ser captado por el consumidor,
lo que implica que el empresario desplega y exterioriza su actividad. El uso debe
ser anterior a la solicitud de registro de marca, debe ser permanente y continuo,
de lo contrario se protegería un nombre o enseña al que se tuvo derecho, pues
así como el derecho se adquiere por el uso termina cuando cesa el mismo. La continuidad
en el uso es importante, en tanto el empresario tuvo el tiempo suficiente para
darse a conocer. Un uso se demuestra con pruebas que si bien de forma aislada
pueden ser un indicio del derecho, analizadas en conjunto, deben dar lugar a la
certeza sobre el uso y la consecuente protección del nombre o enseña comercial.
De
las pruebas aportadas por el opositor no encontramos alguna que demuestre que
la enseña que se encuentra en uso es H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE.
De las fotos aportadas por el solicitante, al momento de contestar las oposiciones
encontramos que el nombre con el cual se identifica el restaurante en su puerta
de entrada es H. SASSON. En
este orden de ideas, verificado el expediente no se encontró prueba alguna que
demuestre el derecho a favor del opositor sobre el nombre comercial o la enseña
H. SASSON WOK & SATAY BAR RESTAURANTE. Así las cosas, es innecesario referirnos
a los demás supuestos jurídicos que incluye la causal de irregistrabilidad en
estudio. En
consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal
de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal b) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Finalmente,
realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales
establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso
en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca. RESUELVEARTICULO
PRIMERO: Declarar infundada la oposición mencionada en la parte considerativa
de ésta resolución. ARTÍCULO
SEGUNDO: Conceder el registro de La
marca: WOK (Mixta) Para
distinguir: Servicios de bar, restaurante y venta de productos alimenticios al
por mayor y al detal, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional
de Niza Titular
: Benjamín Villegas Bayer. Dirección:
Cra 13 No. 82 - 74 Domicilio:
Bogotá, D.C., Colombia Vigencia
: Diez años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución Certificado
no: ARTÍCULO
TERCERO: Notifíquese personalmente a los doctores Mauricio Pinzón Pinzón y
Mauricio Patiño Bonnet, apoderados del solicitante y de los opositores respectivamente,
o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles
copia de la misma, advirtiéndoles contra ella proceden los recursos de reposición,
ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. ARTÍCULO
CUARTO: En firme, entregar al titular del registro, copia de la presente decisión
como título de registro e inscríbase en los libros de la Propiedad Industrial.
Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Notifíquese
y Cúmplase Dado
en Bogotá, D.C., a los La
Jefe de la División de Signos Distintivos, MARIA
DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHOmfec
[1] Sobre la función de la oficina nacional competente
de realizar de oficio el estudio de registrabilidad, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en el proceso 2-IP-99, marca OPRAZOLE ha expresado lo siguiente:
"La función conferida a la oficina nacional competente, de realizar el examen
de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al
otorgamiento del registro marcario. La existencia de 'observaciones' compromete
al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de
las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo. Esto porque el
objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el
proceso de concesión o denegación de las marcas. "Finalmente,
se debe tomar en consideración que la actividad de la oficina nacional competente
no debe concretarse exclusivamente al análisis de las observaciones como en un
primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que
para la "denegación o concesión" del registro deberá realizar un análisis
exhaustivo y pormenorizado de la solicitud de registro frente a las prohibiciones
contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344."
[2] El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, acerca de los signos descriptivos, en el proceso 27-IP-95, marca
EXCLUSIVA, se expresó en los siguientes términos: "Los signos descriptivos, son
aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar
de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege
la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto
o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro
el signo carece de fuerza distintiva suficiente. "
'La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo,
el formularse la pregunta de 'como es' el producto que se pretende registrar,
de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por ejemplo por
un consumidor medio es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a
establecer la naturaleza descriptiva de la denominación'. (proceso 3-IP-95, G.O.
189 de 15 de septiembre de 1995). " [3] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
acerca de los signos evocativos, en el proceso 17-IP-98, marca LA RUBIA, se expresó
en los siguientes términos: "Existe un concepto desdibujado acerca de hasta dónde
va el carácter descriptivo de una marca y su diferenciación con las marcas evocativas.
Entiéndase por éstas las que tienen la capacidad de transmitir a la mente del
consumidor una imagen o idea sobre el producto por la vía de un esfuerzo imaginativo;
y en este sentido un signo evocativo sería registrable siempre que constituya
vocablo distinguible de otras marcas y productos. Las marcas evocativas se consideran
débiles cuando quien pretenda utilizar una marca evocativa 'deba aceptar, o no
pueda impedir que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características'
del producto... "La
debilidad marcaria en ese sentido choca contra el principio fundamental de defensa
de la propiedad industrial marcaria como es el de la exclusividad de la marca;
en este sentido un signo que tenga tales características puede tornarse de uso
común y por tanto igual derecho tendrá cualquier persona para utilizarlo como
forma de describir la actividad productiva o las características de los bienes
que se ofrezcan en el mercado. El argumento de la descriptividad usual de un producto
lleva a concluir que un término de uso común no puede ser objeto de apropiación
marcaria, así como los parques y las plazas públicas no pueden ser objeto del
derecho de propiedad individual." [4] En este punto es pertinente citar
la interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de Justicia de la Comunidad
Andina, proceso 20-IP-97 marca MANUELITA, que acerca de nombres comerciales expresó:
"La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial
está protegido por el uso más que por el registro... Los nombres comerciales salvo
los notorios, deben usarse en el país en el cual se solicita la protección, y
presentar las siguientes características; ser personal, es decir que la utilización
y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público,
cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna, ostensible,
cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa
de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde
por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como cierre de un negocio
por inventario... | 
