Concepto 993379841 del 28 de Septiembre de 2001

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución no 31552 del 2001-09-26

Ref expediente no 00-3122

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades, en especial las que le confiere el numeral 27 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 y en el artículo 50 del código contencioso administrativo,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolución 13063 de 2001, la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca M (MIXTA), para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, y declaró infundada la oposición Interpuesta por la sociedad Torrecafé Aguila Roja & CIA. LTDA con fundamento en la marca FIGURA DE UN GRANO DE CAFE.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con los requisitos de ley, el doctor Jorge E. Vera Vargas, en representación de la sociedad Torrecafé Aguila Roja & CIA. LTDA., interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el anterior considerando. El objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente manera:

"El examinador no tuvo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinales que deben ser atendidos al momento de realizar la comparación entre signos gráficos.

"Los dos signos corresponden a la figura de un muñeco ovalado. Los dos signos tienen la mano izquierda levantada. Los dos signos tienen la mano derecha en la mitad de su cuerpo. Los dos signos tienen una expresión sonriente.

"Además de que los signos son prácticamente idénticos en su aspecto gráfico por cuanto se trata de muñecos de figura ovalada, prácticamente del mismo tamaño, los dos corresponden al mismo significado conceptual.

"A partir de la identidad gráfica de las marcas en conflicto, se puede deducir su identidad ideológica, las ideas que las dos marcas generarán en la mente del consumidor es exactamente la misma 'un muñeco ovalado sonriente'."

TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2° del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos:

1. Causales de irregistrabilidad

En este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que hay que negar la solicitud de registro de marca cuando los signos que se presentan: "Sean  idénticos o se asemejen , a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;"

La confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra. El Tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en numerosas ocasiones al respecto indicando que "Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen." ^[1]

1.2. Gráfica o visual

"La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas". ^[2]

1.3. Comparación y examen de registrabilidad

1.3.1. Indicación genérica

El Tratadista Carlos Fernández Novoa ha manifestado que "A las denominaciones genéricas stricto sensu deben equipararse las denominaciones que aún poseyendo una grafía parcialmente distinta o incorrecta son el equivalente fonético o gráfico de una denominación genérica. También han de considerarse genéricos y, por ende, sujetos a la prohibición analizada los signos gráficos que suscitan en la mente del consumidor el mismo concepto que evoca una denominación genérica". ^[3]

1.3.2. Comparación entre marcas gráficas o figurativas

"La regla para definir la confundibilidad entre esta clase de marcas se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Así, a pesar de que pueda haber diferenciación en los rasgos de figuras que al compararse tienen trazos y delineaciones diferentes, en su conjunto pueden suscitar comparativamente una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Podría traerse como ejemplo el de dos recipientes con un cuello en su parte superior, cuyos trazados difieren porque uno es cilíndrico y el otro es cuadrado; a pesar de tener distintos trazos desde el punto de vista gráfico, el consumidor necesariamente llega a la conclusión de que se trata en ambos casos de la idea o concepto "botella"; si además el examen de comparación lleva a la conclusión de que tanto los trazos como los conceptos que suscita el gráfico son semejantes, la conclusión de confundibilidad e irregistrabilidad no ofrece lugar a duda." ^[4]

En el presente caso, tenemos que si bien la marca solicitada a registro es del tipo mixta, el elemento gráfico es predominante sobre el denominativo pues posee mayor fuerza expresiva que la simple letra M.

Ahora bien, aunque la regla general para comparar marcas gráficas o figurativas sostiene que el elemento conceptual de estas predomina sobre el elemento puramente gráfico, en el caso en estudio sucede lo contrario, pues no puede prevalecer un elemento conceptual que evoca en la mente del consumidor el mismo significado que evoca una denominación genérica, es decir, tanto la marca solicitada como la marca registrada consisten en la figura de una grajea de chocolate o de dulce y en la figura de un grano de café, conceptos que si fuesen solicitados como denominación serían genéricos de los productos que distinguen, y su registro impediría a los demás comerciantes del sector reproducir o denominar a sus productos con la figura de un grano de café o de chocolate o su correspondiente denominación, de manera que para poder acceder al registro como marca tendrán que estar acompañados de otros elementos, gráficos o nominativos.

De acuerdo con lo anterior, el aspecto conceptual de las marcas enfrentadas no podrá ser el predominante, toda vez que es genérico y por ende la comparación deberá centrarse en los demás elementos gráficos que le otorgan distintividad a cada signo.

Así las cosas, entre los signos enfrentados no existen semejanzas capaces de crear confusión, por cuanto que cada uno de los dibujos presenta un diseño particular, el solicitado tiene una forma ovalada, viste botas, presenta una figura femenina sentada con las piernas cruzadas y posee una letra M en su tronco,  mientras que el signo registrado no tiene las piernas cruzadas, es una figura masculina que está de pie, tiene tres colores fácilmente identificables y un pocillo de café en su mano derecha y su mano izquierda evoca un concepto de buena calidad del producto.

Por lo expuesto, las marcas en conflicto podrán coexistir en el mercado sin crear ningún riesgo de confusión o de inducción al público a error.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución no 13063 de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Fernando Triana Soto y Jorge E. Vera Vargas, apoderados del solicitante y del observante respectivamente, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no  procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa .

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los

La Superintendente de Industria y Comercio (E),
MÓNICA MURCIA PÁEZ

 JLL