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Bogotá, D.C. /010 Asunto
Radicación 01088824
Trámite 113
Actuación 440
Folios 004 Estimado
doctor: Damos
respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad
bajo el número de la referencia para informarle que una marca es registrable en
la medida que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad andina
vigente y que su registro, de ser concedido únicamente ampara los específicos
productos o servicios para los cuales se solicitó. Lo anterior si se tienen encuenta
los siguientes argumentos: 1.
Signos distintivos 1.1.
Marca - concepto De
conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, se entiende por marca, "cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado".
[1] De
otra parte, el derecho sobre una marca en Colombia, sólo se adquiere mediante
el registro adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para
llevar a cabo el registro de una marca debe surtirse el procedimiento correspondiente,
el cual se encuentra descrito en el título V, capítulo II,
[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las
normas concordantes, [3] el cual, someramente consiste en lo siguiente:
Presentación de la solicitud de registro, con el lleno de los requisitos formales
previamente establecidos
Publicación en la gaceta de la propiedad industrial
Presentación de oposiciones, si es del caso
Examen de registrabilidad
Concesión o negación del registro marcario
Recursos de ley, si es del caso
Decisión final 1.2.
Causales de irregistrabilidad En
el evento en que un particular solicite el registro de una marca, la División
de Signos Distintivos de esta Entidad,
[4] se encargará de decidir sobre su registrabilidad analizando para
el efecto el signo en si mismo considerado (su distintividad inherente), [5] así como frente a signos distintivos
protegidos, propiedad de terceros.
[6] En
consecuencia, es importante precisar que si bien podrá colocarle a sus productos
el nombre de su empresa como marca para distinguirlos, su registro solamente prosperará,
siempre y cuando cumpla con los requisitos de registrabilidad previstos en la
ley.
1.3
Alcance del registro marcario De
conformidad con lo establecido en la normatividad andina, el registro de una marca
y su protección se extiende sólo a los productos o servicios especificados en
su solicitud y no confiere a su titular expectativa o derecho alguno para obtener
el registro de igual signo para distinguir otros productos o servicios. En
este mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que, "el
caracter del ´sistema atributivo´ que nuestra legislación comunitaria tiene, ´en
virtud del cual sólo gozará de derechos inherentes a la marca quien la haya inscrito
en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente´". [7] Aclarando en todo
caso que, "el ´beneficiario del registro de una marca dentro de una clase determinada
del nomenclator´ sólo ´goza de título legítimo para ejercer el derecho al uso
exclusivo de la misma con respecto a los bienes comprendidos en la clase para
la cual solicitó el registro, no pudiendo extenderse los beneficios a productos
incluidos en otras clases´". [8] Así
las cosas, frente a su interrogante de "si registro una marca para colocarla
en un producto odontológico y luego desarrollo otro producto que no tiene que
ver nada con odontología, puedo utilizar esa misma marca?", aclaramos que, el
alcance de la protección de un signo marcario registrado solo recae sobre los
específicos productos, para los cuales se solicitó. Por ende, únicamente los productos
o servicios que se hayan indicado en la solicitud, serán los protegidos con el
registro de la marca. Si desea entonces tener un uso protegido del signo en otros
productos, deberá obtener el registro correspondiente. En
efecto, si bien el uso de signos distintivos es libre, sin necesidad de que para
ello se cuente con un registro, debe precisarse que dicho uso no estará protegido
y en consecuencia, cualquier tercero podrá hacer uso del mismo, igualmente, en
tanto solamente el registro como marca, otorga a su titular el derecho a usarlo
exclusiva y excluyentemente. [9] En otras palabras, el derecho a
usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho de impedir
su uso por parte de terceros no autorizados. En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de internet www.sic.gov.co, y, en la cual, podrá consultar los
formatos, requerimientos y las normas antes mencionadas, con las cuales usted
podrá iniciar el procedimiento del registro de una marca o el depósito de un nombre
comercial ante esta Entidad. Atentamente, MARIANA
CALDERÓN MEDINA
Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica (E)
[1] Tribunal Andino de Justicia, proceso 27 -IP-95. "El signo será
distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin
que se confunda con él o con sus características. Si entre los distintivo y lo
distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo
uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constiturise en marca.
El carác- ter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre
signo y producto existe una menor relación". [2] Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, artículos 138 a 150.
[3] Circular externa 10,
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Primero.
Tasas; Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión
486 de la Comunidad Andina. [4] Facultad asignada
a la División de Signos Distintivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15 del Decreto 2153 de 1992. [5] Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135, letras a, b, c, d, e, f, g, h,
i, l, m, n, y p. [6] Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136, letras a, b, c, d, y art 135, letras
j, k y o.
[7] Tribunal Andino de
justicia, proceso 7-IP-95.
[9] 9 Tribunal Andino de
Justicia, proceso 7- IP-98. "Se deduce que en el sistema atributivo que rigen
el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo,
dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido
consideradas: la positiva y la negativa. "Por
medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho
de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad
negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas
usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos
o similares a la misma. "La
doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su
cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles,
comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares. "Vemos
que la protección legal desde el aspecto negativo es mucho más amplia que desde
el punto de vista positivo, tal y como lo menciona el doctor Manuel Pachón, ´...desde
hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la
facultad negativa (ius prohibendi) tiene mayor amplitud que la dimensión positiva
de la marca. Así por ejemplo, el titular de la marca CORONA no tiene el derecho,
desde la dimensión positiva, de distinguir un producto con la marca CARONA, pero
si tiene el derecho de impédir que se use la marca CARONA para distinguir un productos
que puedan inducir al público a error´. ("El régimen Andino de la propiedad industrial",
manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santafe
de Bogotá 1.9995, página 271). (...) "El
derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su
titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la
marca, etiquetar los productos o promocionar los servicos con la marca registrada,
etc..., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este
derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo,
sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho
del titular". | 
