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Bogotá, D.C. 010/
| Asunto | Radicación | 01036296 |
| Trámite | 113 |
| Actuación | 440 |
| Folios | 004 |
Estimado señor: Damos respuesta
a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número
de la referencia para informarle que el titular de una marca cuenta con una serie
de acciones de tipo civil, penal, administrativo y de policía que le permiten
actuar contra terceros que llevan a cabo el uso de la misma sin la debida autorización.
Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos: Derecho al uso
exclusivo de la marca 1. Acciones
con que cuenta el titular del registro marcario Quien
tiene el derecho sobre una marca es aquella persona que la registró ante esta
Entidad,[1] por lo que la ley ha creado
una serie de acciones en el evento en que el legítimo titular de la marca, es
decir, quien la registró, se vea afectado en su derecho por un tercero no autorizado
para usar la marca en el mercado. En
efecto, nuestra legislación, entendiendo que los signos distintivos permiten identificar
los productos comercializados en determinados mercados y pueden además dar al
consumidor una idea de la calidad del producto, ha tipificado el delito de usurpación
de marcas,[2]
de cuya investigación y sanción se encarga la jurisdicción penal. Sumado
a lo anterior, el código de comercio establece otro mecanismo legal como es el
de la solicitud de medidas cautelares.[3]
Para ejercerlo debe demostrarse que se es titular de la marca en cuestión, lo
cual se hace por medio del título emitido por esta Superintendencia. Igualmente,
debe demostrarse que un tercero no autorizado está llevando a cabo el uso de la
marca y por último, deben plantearse las medidas cautelares que se desea sean
decretadas por el juez para evitar dicha usurpación; esta acción se debe tramitar
ante un juez civil del circuito.[4] De
otra parte, podría ser procedente la acción indemnizatoria,[5]
la cual busca, como su nombre lo indica, resarcir los perjuicios ocasionados con
la usurpación. Existen
además de las mencionadas, acciones en materia de competencia desleal,[6]
si se tiene en cuenta que este tipo de actos pueden crear confusión con la actividad,
las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, de tal forma que se presume
desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión
de las verdaderas y cualquier otro tipo de prácticas que, por las circunstancias
en que tenga lugar sea susceptible de engañar a las personas a las que se dirige.
Estas acciones pueden ser adelantadas ante esta Entidad de acuerdo con la competencia
conferida por la ley 446 de 1998,[7]
o ante los jueces civiles del circuito.[8] En
materia de protección al consumidor, el decreto 3466 de 1982[9]
establece que cuando se compruebe que las marcas o leyendas no correspondan a
la realidad, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad
competente en la materia,[10]
imponer multas y ordenar que se tomen las medidas necesarias tendientes a evitar
que se sigan produciendo los daños causados, una vez el consumidor inicie la acción
a que tiene derecho. Finalmente,
el decreto 522 de 1971[11]
establece como una contravención especial que se utilicen marcas para distinguir
productos que puedan inducir a error sobre su procedencia o su contenido, señalando
como sanción a dicha conducta, el decomiso de todas las mercancías que puedan
causar confusión, pero si además quien comercializa dichos productos es un comerciante
mediante establecimiento abierto al público, éste deberá ser clausurado por 6
meses. Dicho proceso se debe adelantar ante las autoridades de policía. Así
las cosas, usted como titular de la marca MIRANDA puede actuar contra cualquier
tercero que la use en el mercado sin su autorización, tal como se presenta en
la realidad, de acuerdo con lo expuesto en su escrito. No obstante
lo anterior, es necesario tener en cuenta que dicha acciones sólo procederán en
la medida que se demuestre que los signos son tan parecidos al punto de crear
confusión entre el público consumidor. 2. Restricciones
legales En el artículo
159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que
cuando existan en la subregión varios registros de una marca idéntica o similar,
a nombre de titulares diferentes, queda prohibida su comercialización en el respectivo
país miembro. No obstante lo anterior, los diferentes titulares podrán celebrar
acuerdos de coexistencia, en los cuales deberá asegurarse que no habrá lugar a
confusión entre el público consumidor. Ahora bien,
de acuerdo con su consulta, la expresión MIRANDA se encuentra registrada a su
nombre desde el 3 de octubre de 1996, por lo tanto a partir de esa fecha usted
adquirió el derecho de exclusividad sobre dicha expresión dentro del territorio
colombiano para la(s) clase(s) respectiva(s). No obstante lo anterior, según
su escrito existe una empresa que ha venido promocionando la marca SCIARA MIRANDA
con fundamento en una autorización otorgada por una empresa venezolana denominada
Encoltex. Tal como lo
establece el artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
en este caso si existe el registro de la marca MIRANDA en dos de los países
miembros, cada uno de los titulares está obligado a abstenerse de usar su marca
en el país del otro, en tanto las marcas puedan resultar confundibles en el mercado
correspondiente. De esta forma, Encoltex no podría usar la marca SCIARA
MIRANDA en Colombia y usted no puedría usar su marca en Venezuela, en tanto exista
un riesgo de confusión para el público consumidor. A pesar de lo
expuesto, es importante anotar que usted puede acordar con el supuesto titular
de la marca SCIARA MIRANDA en Venezuela la comercialización de dicha expresión
en cualquiera de los países afectados, siempre que se señalen los mecanismos necesarios
para evitar una confusión entre los consumidores. En conclusión,
si bien usted cuenta con una serie de acciones legales para evitar que terceros
no autorizados lleven a cabo el uso de su marca, también podrá celebrar acuerdos
con dichos terceros para que se lleve a cabo la comercialización de las dos marcas,
para lo cual se deberán tomas todas las medidas tendientes a evitar la confusión
entre los consumidores. En los anteriores
términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo
25 del código contencioso administrativo. Para obtener
mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a
nuestra página de Internet www.sic.gov.co Atentamente, CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica
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