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Bogotá, 010/
| Asunto | Radicación | 01033313 |
| Trámite | 113 |
| Actuación | 440 |
| Folios | 006 |
Estimado señor: Damos respuesta
a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número
de la referencia para informarle: 1. Quien
desee registrar una marca, ya sea ésta nominativa, figurativa o mixta, deberá
adelantar el trámite previsto en la norma Andina. 2. El
titular de una marca cuenta con una serie de acciones de tipo civil, penal, administrativo
y de policía que le permiten actuar contra terceros que llevan a cabo el uso de
la misma sin la debida autorización. Lo anterior
si se tienen en cuenta los siguientes fundamentos: 1. Marca
– registro Requisitos de
la solicitud El
capítulo tercero de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
señala el procedimiento que debe seguirse para registrar una marca en Colombia,
el cual debe ser adelantado ante la oficina nacional competente, que en este es
la Superintendencia de Industria y Comercio.[1] La
Solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos:[2] a)
El petitorio: Es la solicitud de registro marcario, la cual estará contenida en
el formulario diseñado para tal efecto.[3]
b)
La reproducción de la marca, en el evento que se trate de una marca con grafía,
forma o color, o de una marca tridimensional o mixta con o sin color. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que las marcas pueden ser figuras, imágenes, símbolos,
monogramas, retratos, etiquetas y escudos, siendo necesario en este caso anexar
una representación de la figura que se pretende registrar como marca. De
otra parte, si la marca que desea registrar imita el nombre, apellido, firma,
título hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona diferente
del solicitante y reconocida por la generalidad de los consumidores, deberá acreditar
que cuenta con la autorización de dicha persona para llevar a cabo el registro
de la marca; dicha autorización deberá acreditarse igualmente cuando lo que se
desea registrar como marca es un derecho de autor de un tercero.[7] Finalmente,
cuando la marca a registrar se trate de una expresión que haga parte de la cultura
de una comunidad indígena o el nombre de la misma, deberá contarse con la autorización
de la comunidad para llevar a cabo el trámite de registro.[8] f)
De ser el caso, se deberá anexar la certificación expedida por la autoridad que
otorgó el registro en el país de origen del mismo, así como el comprobante de
pago cuando se desee hacer uso del derecho previsto en el artículo 6 quinqués
del convenio de París.[9] Ahora
bien, la Decisión 486 determina que se tendrá como fecha de presentación de la
solicitud la de radicación de los documentos en la oficina nacional competente
salvo que no se hubiese cumplido con lo ordenado por el artículo 140 de la misma.[10] Finalmente,
si usted desea obtener los formularios a los que nos hemos referido en este concepto,
así como conocer mas sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de Internet www.sic.gov.co 2. Derecho
al uso exclusivo de la marca Acciones con
que cuenta el titular del registro marcario Quien
tiene el derecho sobre una marca en Colombia es aquella persona que la registró
ante esta Entidad,[11]
por lo que la ley ha creado una serie de acciones en el evento en que el legítimo
titular de la marca se vea afectado en su derecho por un tercero no autorizado
para usar la marca en el mercado. En
efecto, nuestra legislación, entendiendo que los signos distintivos permiten identificar
los productos o servicios comercializados en determinados mercados y pueden además
dar al consumidor una idea de la calidad del mismo, ha tipificado el delito de
usurpación de marcas,[12]
de cuya investigación y sanción se encarga la jurisdicción penal. Sumado
a lo anterior, el código de comercio establece otro mecanismo legal como es el
de la solicitud de medidas cautelares.[13]
Para ejercerlo debe demostrarse que se es titular de la marca en cuestión, lo
cual se hace por medio del título emitido por la Superintendencia de Industria
y Comercio. Igualmente, debe demostrarse que un tercero no autorizado está
llevando a cabo el uso de la marca y por último, deben plantearse las medidas
cautelares que se desea sean decretadas por el juez para evitar dicha usurpación;
esta acción se debe tramitar ante un juez civil del circuito.[14] De
otra parte, podría ser procedente la acción indemnizatoria,[15]
la cual busca, como su nombre lo indica, resarcir los perjuicios ocasionados con
la usurpación. Existen
además de las mencionadas, acciones en materia de competencia desleal,[16]
si se tiene en cuenta que este tipo de actos pueden crear confusión con la actividad,
las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, de tal forma que se presume
desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión
de las verdaderas y cualquier otro tipo de prácticas que, por las circunstancias
en que tenga lugar sea susceptible de engañar a las personas a las que se dirige.
Estas acciones pueden ser adelantadas ante esta Entidad de acuerdo con la competencia
conferida por la ley 446 de 1998,[17]
o ante los jueces civiles del circuito.[18] En
materia de protección al consumidor, el decreto 3466 de 1982[19]
establece que cuando se compruebe que las marcas o leyendas no correspondan a
la realidad, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad
competente en la materia, imponer multas y ordenar que se tomen las medidas necesarias
tendientes a evitar que se sigan produciendo los daños causados, una vez el afectado
inicie la acción a que tiene derecho. Finalmente,
el decreto 522 de 1971[20]
establece como una contravención especial que se utilicen marcas para distinguir
productos que puedan inducir a error sobre su procedencia o su contenido, señalando
como sanción a dicha conducta, el decomiso de todas las mercancías que puedan
causar confusión, pero si además quien comercializa dichos productos es un comerciante
mediante establecimiento abierto al público, éste deberá ser clausurado por 6
meses. Dicho proceso se debe adelantar ante las autoridades de policía. En
conclusión, si bien es cierto que el titular de un registro marcario tiene una
serie de acciones para actuar en contra de terceros que lleven a cabo el uso de
su marca sin su autorización, también lo es que las mismas deben ser resueltas
conforme a criterios de confundibilidad que permitan establecer si existe o no
un riesgo de confusión para el público consumidor. En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Atentamente, CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Asesora de la Oficina Jurídica
-
Requerimiento de registro de marca. -
Nombre y dirección del solicitante. -
Nacionalidad y domicilio del solicitante. Si es persona jurídica debe indicarse
el lugar de su constitución. -
Si es del caso, el nombre y dirección del representante legal de la sociedad peticionaria. -
Indicación de la marca que se pretende registrar cuando se trate de una marca
denominativa, es decir sin grafía y sin forma o color. -
Indicación expresa de los productos para los que se solicita el registro marcario: En
este punto es necesario aclarar que no basta con indicar la clase, por lo que
el solicitante debe determinar cuales son los productos o servicios que delimitan
el alcance de su marca. -
Indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios -
Firma del solicitante o su representante legal -
Indicación de que se solicita el registro de una marca -
Identificación del solicitante así como la dirección del mismo. -
La marca que se solicita, así como su reproducción cuando se trate de una marca
mixta, figurativa o tridimensional. -
La indicación expresa de los productos o servicios -
El comprobante de pago de las tasas establecidas | 
