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Bogotá, 010/ .C.
| Asunto | Radicación | 01031215 |
| Trámite | 113 |
| Actuación | 440 |
| Folios | 003 |
Estimado señor: Damos respuesta
a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número
de la referencia para informarle que una expresión que sea genérica o descriptiva
puede ser usada en el mercado por cualquier persona, lo cual significa que nadie
puede exigir derechos de exclusividad sobre tal expresión, sin importar el tiempo
que la haya usado en el mercado. Lo anterior de acuerdo con los siguientes
fundamentos: Causales de
irregistrabilidad – Términos de uso común El
artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que
no podrán ser registrados como marcas aquellas expresiones que consistan exclusivamente
o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio
de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Ahora
bien, una de las características esenciales de una marca es que sea distintiva,
característica que puede ser analizada en relación, bien sea con el producto mismo,
o bien con marcas ya existentes. Es así que una marca puede carecer de distintividad
cuando resulta confundible con marcas anteriores o cuando se trata de una expresión
que forzosamente pertenece al dominio público y de la cual nadie puede adueñarse.[1] En
relación con esta causal de irregistrabilidad el Tribunal Andino de Justicia[2]
ha señalado: “La
causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa
con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se
desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el
signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado
para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable.
Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado.
Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen
ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que
el impedimento registral no prospera. Así, por ejemplo, hielo puede ser utilizado
para muebles pero no para helados; dulce, para ropa y ser irregistrable para caramelos;
terciopelo para chocolates pero no susceptible de registro para telas. “La
irregistrabilidad también ha de medirse, en cuanto se refiera a palabras de uso
común o usual, relacionando si esa palabra es realmente la utilizada en forma
general, como dice la norma del artículo 58, literal c) de la Decisión 85 por
el lenguaje corriente o las costumbres comerciales, para distinguir ese producto
y no exista otra palabra con la cual ese producto pueda ser designado, privando
a los competidores el uso del mismo para sus productos, pues la norma comunitaria
no puede proteger a un empresario en desmedro de otros. “La
significación o alcance etimológico que una palabra tenga en el diccionario no
es impedimento para su utilización como marca, pues, como se ha dicho, es necesario
el examen de la palabra frente a los productos que la marca va a cubrir y si ésta
realmente es el término usual empleado para la designación del producto por parte
del público. De referirse la palabra sólo a un color o a otro producto que no
es el usual en el comercio para designar a ese específico producto el signo no
tendría impedimento de registro.” Así,
respecto a su pregunta sobre cuáles son las consecuencias en relación con el uso
de una marca en el mercado, cuando ésta ha sido negada por considerarse descriptiva
o genérica, para lo cual nos permitimos informarle que el derecho de exclusiva
solamente se obtiene mediante el registro, por lo tanto si una persona utiliza
una expresión como marca a pesar de su negación, no podrá alegar derecho alguno
de exclusividad sobre la misma, así mismo, dicha expresión puede ser usada por
todas las personas, puesto que como se dijo anteriormente las marcas genéricas
o descriptivas pertenecen al dominio público y por lo tanto nadie puede pretender
alegar derechos de exclusividad sobre la misma.[3] En los
anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el
artículo 25 del código contencioso administrativo. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de internet www.sic.gov.co Atentamente, CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica
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