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Bogotá, 010/
| Asunto | Radicación | 01028551 |
| Trámite | 113 |
| Actuación | 440 |
| Folios | 004 |
Estimado doctor: Damos
respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia para informarle
que esta Superintendencia carece de facultades legales para proceder a reconocer
la notoriedad de la marca PEPE como respuesta a un derecho de petición.
Sumado a lo anterior, téngase en cuenta que la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina no establece la posibilidad de reconocer la notoriedad de
un signo sin que se adelante para ello bien sea un trámite de observaciones dentro
del proceso de registro marcario o un proceso de cancelación por notoriedad.
Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos: 1.
Superintendencia de Industria y Comercio - facultades El
artículo 121 de la Constitución Política señala que ninguna de las autoridades
del Estado puede ejercer funciones distintas de las le atribuyen la constitución
y la ley. Ahora
bien, el decreto 2153 de 1992 determina que las funciones de la Jefe de la División
de Signos Distintivos, tiene como funciones las siguientes: “1.
Tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de
marcas, lemas comerciales y diseños industriales, con la renovación de marcas
y lemas comerciales y con el depósito de los nombres y enseñas comerciales. “2.
Decidir, conforme a la ley, las cancelaciones y caducidades de las marcas. “3.
Llevar los archivos y registros de los signos distintivos; “4.
Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones de su cargo; “5.
Preparar el material para la elaboración de la Gaceta de Propiedad Industrial
en lo referente al área a su cargo; “6.
Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de su dependencia. De
otra parte, el mencionado decreto señala que el Superintendente de Industria y
Comercio deberá decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos
por el Jefe de la División de Signos Distintivos, que se refieran a marcas notorias. Ahora
bien, haciendo uso del derecho de petición, usted solicita que esta Superintendencia
reconozca que la marca PEPE es considerada como notoriamente conocida, lo cual
supera el ámbito de nuestras facultades legales, toda vez que de acuerdo con lo
ordenado por el decreto 2153 de 1992, ni el Jefe de la División de Signos Distintivos
ni el Superintendente de Industria y Comercio pueden legalmente adelantar dicho
procedimiento. En
conclusión, al no existir normas que le permitan a esta Superintendencia reconocer,
como respuesta a un derecho de petición una marca como notoriamente registrada,
no podrá acceder a la solicitud formulada por medio de su escrito.[1]
2.
Notoriedad - concepto No
obstante lo anterior, consideramos importante hacer referencia al concepto de
notoriedad y la formas que establece la norma andina para proceder a su reconocimiento. Así,
en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se
señala que se deberá entender por signo distintivo notorio aquel que fuese conocido
como tal en cualquier país miembro, sin importar la manera o medio por
el cual se hubiese hecho conocido. Sobre
la notoriedad de una marca el Tribunal Andino de Justicia ha establecido: “La
doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos
de ‘difusión’ y ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo
de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad
es un ‘status’, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por
parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir
determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona
en particular.” Así
mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha adoptado lo expresado por
el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 17-IP-96,[2]
el cual determina: “La marca notoria no es tal desde su nacimiento.
La notoriedad sigue un proceso, que no se encuentra reglado, sino es un consecuencia
del desarrollo comercial de la marca. Los antecedentes para que una marca
sea notoria pueden ser varios, pero la doctrina los ha concentrado en: ‘el
uso intenso de la marca que se ha traducido a la difusión de la misma entre el
público de los consumidores’ (José Manuel Otero Lastres, La prueba de la
marca notoriamente conocida en el derecho marcario, Seminario Internacional, Quito,
Ecuador, 1996) “No
es el simple registro de una marca el que le otorga la categoría de notoria a
una marca, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados, y
es el consumidor el que va reconociendo la característica de notoria gracias al
esfuerzo que el titular o el usuario de la marca haga para desplazarla de la categoría
de marca común u ordinaria a marca notoria, característica que adquiere entre
otras razones por la intensidad de uso, por el prestigio en el mercado y por la
divulgación.” Es
así que una marca notoria es aquella que goza de cierto prestigio y reconocimiento
entre los consumidores, razón por la cual debe ser objeto de una protección especial
en la que no se tienen en cuenta aspectos como la especialidad por clase o la
territorialidad del registro.[3] 3.
Notoriedad - reconocimiento Una
vez analizada la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha podido
concluir que la misma no contempla la posibilidad de declarar la notoriedad de
una marca de manera oficiosa, por lo tanto, el titular de una marca notoriamente
conocida puede hacer uso de sus derechos y lograr el reconocimiento de su marca
como notoria por medio de las oposiciones o de la cancelación. Así
mismo, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que la declaración de notoriedad
se presenta como una defensa al titular de la marca notoria, teniendo en cuenta
el esfuerzo que éste ha llevado a cabo para lograr su difusión en el mercado,[4]
es decir que al ser considerado como un mecanismo de defensa no puede pensarse
que exista la posibilidad de declarar una notoriedad voluntaria (figura no existente
en la ley). 2.1
Mediante oposiciones al registro marcario El
proceso de observaciones se encuentra reglamentado por los artículos 146 a 149
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Ahora
bien, entre las normas que se deben tener en cuenta para iniciar un proceso de
oposiciones se encuentra aquella que ordena que el opositor tenga un legítimo
interés para oponerse, lo cual significa que la causa de oposición debe ser real. De
conformidad con lo anterior, cuando el artículo 136, literal h) determina que
no serán registrables los signos que resulten similarmente confundibles con signos
notoriamente conocidos, faculta al titular de éste tipo de marcas para oponerse
al registro de expresiones que puedan afectar su derecho, para lo cual deberá
demostrar que su marca era notoriamente conocida al momento de la solicitud. 2.2.
Mediante proceso de cancelación La
cancelación por notoriedad, es una figura consistente en que el titular de la
marca notoria demuestra que la misma tenía dicho carácter desde el momento en
que se solicitó la marca demandada y por lo tanto tiene derecho a que dicho registro
sea cancelado.[5] En
conclusión la declaración de notoriedad no sujeta a un proceso de observaciones
o a una cancelación no se encuentra regulada por la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina; así mismo, téngase en cuenta que si bien el Convenio de
París permite a los países miembros declarar la notoriedad de oficio, dicha norma
igualmente establece que para proceder en tal sentido, se hará conforme lo dispone
la norma interna que para el caso de Colombia es la mencionada decisión, en la
cual como ya se afirmó anteriormente, no se encuentra regulado tal aspecto.
De esta forma, la Superintendencia de Industria y Comercio no se encuentra facultada
para declarar notoriedades voluntarias. En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de Internet www.sic.gov.co Atentamente, CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica
[4]Tribunal
Andino de Justicia, Proceso 5 – IP – 94: “De ahí que al titular
de la marca notoria que se encuentre en los supuestos previstos en la ley marcaria
(artículo 58, literal g) de la Decisión 85 y 73 literal e) de la Decisión 313),
se le ha otorgado el derecho de oponerse a la solicitud de registro de una marca
similar, dentro del procedimiento abierto de oposición al registro contemplado
en el artículo 65 de la Decisión 85, o dentro del procedimiento de observaciones
contemplado en el artículo 82 de la Decisión 313 y 93 de la 344, para quien demuestre
interés legítimo. Asimismo a la luz del artículo 102 de la Decisión 313 y 113
de la 344, el propietario de una marca notoria podrá pedir la nulidad del registro
que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico
comunitario, entre ellas, claro está, la que prohibe registrar una marca susceptible
de producir confusión con una marca notoriamente conocida. Lo anterior no significa,
como se advierte más adelante, que el titular de la marca notoria en otro país
pueda ejercer en los países miembros del área andina el atributo de exclusividad
de uso si no ha registrado la marca en dicha región.” | 
