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Bogotá, D.C. 010/
| Asunto | Radicación | 01015765 |
| Trámite | 113 |
| Actuación | 440 |
| Folios | 006 |
Estimado señor: Damos
respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia para informarle
que de acuerdo con su consulta se ha podido concluir: 1.
Si el trámite de registro marcario aún no ha finalizado, y está en la oportunidad
procesal correspondiente, podrá presentar oposición al registro marcario. 2.
Si la marca ya fue concedida y la vía gubernativa ha sido agotada, podrá inciar
la acción de nulidad, en virtud de lo establecido por el artículo 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Si usted desea obtener el registro de la marca, deberá adelantar el trámite correspondiente
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina nacional competente
para Colombia, en registro de marcas. De
conformidad con lo anterior, se hacen necesarias las siguientes consideraciones: 1.
Tramite de oposiciones De
acuerdo con lo establecido en el artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina(1), todas las solicitudes
de registro marcario que cumplan con los requisitos formales establecidos en los
artículos 138(2) y 139(3)
de la misma deberán ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Ahora
bien, dentro del término de días, constados desde la fecha de publicación, quien
tenga legítimo interés podrá oponerse al registro, fundamentando su oposición
en las razones por las que considera dicha marca no debe ser registrada. Se
considera que tiene legítimo interés el titular de la marca idéntica o similar,
para productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión
en el público consumidor. Como
puede observarse, para llevar a cabo este trámite se deberán tener en cuenta aspectos
como el límite en el tiempo y la prueba del interés legítimo, por lo tanto usted
sólo podrá hacer uso de este mecanismos en la medida que se encuentre cobijado
por los supuestos de hecho de la norma. 2.
Nulidad del registro marcario El
artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala:
"La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido
en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado
de mala fe. Esa acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de
concesión del registro impugnado." Por
su parte el artículo 136 determina que no podrán ser registradas como marcas las
expresiones que "sean idénticas o se asemejen a un signo distintivo de un
tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera generar un riesgo
de confusión o de asociación, cuando el solicitante ha sido un representante,
un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el País Miembro o en el extranjero"(4) De
conformidad con lo anterior, téngase en cuenta que para iniciar una acción de
nulidad bajo la legislación colombiana, deberá agotarse previamente la vía gubernativa(5),
es decir que el acto administrativo por medio del cual se concedió el registro
marcario ya no es susceptible de recursos ante esta Superintendencia. De
otra parte, es de anotar que en Colombia la Autoridad Nacional Competente, en
relación con las acciones de nulidad, es el Consejo de Estado, por lo tanto si
usted desea hacer uso de esta acción deberá instaurarla ante dicha autoridad(6).
De conformidad con
las normas anteriormente transcritas, el titular de una marca podrá solicitar
al Consejo de Estado, la nulidad de los registros marcarios que se hubiesen concedidos
por la Superintendencia de Industria y Comercio en contradicción a lo establecido
en la norma andina, siempre que se cumplan los supuestos de hecho establecidos
en la norma. 3.
Trámite para solicitar un registro marcario El
capítulo tercero de la mencionada Decisión 486 señala el procedimiento que debe
seguirse para registrar una marca en Colombia, el cual debe ser adelantado ante
la oficina nacional competente, que en este es la Superintendencia de Industria
y Comercio.(7) La
Solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos(8): a)
El petitorio: Es la solicitud de registro marcario, la cual estará contenida en
el formulariodiseñado para tal efecto(9). b)
La reproducción de la marca, en el evento que se trate de una marca con grafía,
forma o color, o de una marca tridimensional o mixta con o sin color. Lo anterior,
si se tiene en cuenta que las marcas pueden ser figuras, imágenes, símbolos, monogramas,
retratos, etiquetas y escudos, siendo necesario en este caso anexar una representación
de la figura que se pretende registrar como marca. Cuando
se trate de envases o envolturas, deberán anexarse las figuras necesarias para
que sea posible para esta Entidad determinar la forma de la misma y su distintividad
frente a otros envases que sirvan para conservar el mismo tipo de productos. Finalmente,
si lo que desea registrar son olores o sonidos deberá enviar la formula química
o el pentagrama correspondiente(10). c)
Los poderes que fueren necesarios: Téngase en cuenta que no es obligatorio actuar
mediante un apoderado, de tal forma que sólo será necesario anexar el correspondiente
poder en la medida que actúe mediante un abogado titulado. En
este punto, consideramos imprtante aclarar que no es necesario que el solicitante
de registro se encuentre domiciliado en Colombia, por lo tanto usted podrá otorgarle
poder a un abogado para que lo represente ante esta Entidad. d)
El comprobante de pago de las tasas establecidas: Las tasas que deben ser canceladas
por el registro de una marca varían cada año. Actualmente el valor que debe pagar
es de cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos sesenta pesos ($455.760)(11)
por cada marca que desee registrar; dicha suma debe ser consignada en el Banco
Popular, cuenta no. 050–00110– 6, código 01, a nombre de la Dirección
del Tesoro Nacional – Superintendencia de Industria y Comercio. e)
Las autorizaciones requeridas en los casos establecidos por los artículos 135
y 136, cuando fuesen aplicables, tal como se expone a continuación: De
conformidad con lo anterior, si usted desea registrar la bandera, los escudos
de armas o cualquier signo de tipo heráldico de un país reconocido internacionalmente
o de cualquier organización de tipo internacional, deberá solicitar a la autoridad
competente de dicho país u organización el permiso correspondiente que le permita
adelantar dicho registro(12). De
otra parte, si la marca que desea registrar imita el nombre, apellido, firma,
título hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona diferente
del solicitante y reconocida por la generalidad de los consumidores, deberá acreditar
que cuenta con la autorización de dicha persona para llevar a cabo el registro
de la marca; dicha autorización deberá acreditarse igualmente cuando lo que se
desea registrar como marca es un derecho de autor de un tercero(13). Finalmente,
cuando la marca a registrar se trate de una expresión que haga parte de la cultura
de una comunidad indígena o el nombre de la misma, deberá contarse con la autorización
de la comunidad para llevar a cabo el trámite de registro(14). f)
De ser el caso, se deberá anexar la certificación expedida por la autoridad que
otorgó el registro en el país de origen del mismo, así como el comprobante de
pago cuando se desee hacer uso del derecho previsto en el artículo 6 quinqués
del convenio de París(15). Ahora
bien, la Decisión 486 determina que se tendrá como fecha de presentación de la
solicitud la de radicación de los documentos en la oficina nacional competente
salvo que no se hubiese cumplido con lo ordenado por el artículo 140 de la misma(16). Finalmente,
si usted desea obtener los formularios a los que nos hemos referido en este concepto,
así como conocer mas sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de Internet www.sic.gov.co En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Atentamente, CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
1.
Decisión 486 de la Comision de la Comunidad Andina, artículo 145: "Si la
solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente
Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación." 2.
Ibídem, artículo 138: "La solicitud de registro de una marca se presentará
ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos
o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:
"a) el petitorio; "b)
la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía,
forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; "c)
los poderes que fuesen necesarios; "d)
el comprobante de pago de las tasas establecidas; "e)
las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136,
cuando fuese aplicable; y "f)
de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la
autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante
de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho
previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París."
3. Ibídem,
artículo 139: "El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido
en un formulario y comprenderá lo siguiente:
"a) el requerimiento
de registro de marca; "b)
el nombre y la dirección del solicitante; "c)
la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica,
deberá indicarse el lugar de constitución; "d)
de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; "e)
la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca
puramente denominativa, sin grafía, forma o color; "f)
la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita
el registro de la marca; "g)
la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
"h) la firma
del solicitante o de su representante legal."
4. Ibídem,
artículo 136, .literal d) 5.
Código contencioso administrativo, artículo 135 6.
Código contencioso administrativo, artículo 128 7.
Decreto 2153 de 1992, artículo 2, numeral 6. 8.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 138 y 139 9.
Resolución 210 de 2001, expedida por la Superitnendencia de Industria y Comercio.
El artículo 17 establece cual es el formulario que debe utilizarse para solicitar
una marca el cual contiene los siguientes datos:
- Requerimiento
de registro de marca. -
Nombre y dirección del solicitante. -
Nacionalidad y domicilio del solicitante. Si es persona jurídica debe indicarse
el lugar de su constitución. -
Si es del caso, el nombre y dirección del representante legal de la sociedad peticionaria. -
Indicación de la marca que se pretende registrar cuando se trate de una marca
denominativa, es decir sin grafía y sin forma o color. -
Indicación expresa de los productos para los que se solicita el registro marcario: En
este punto es necesario aclarar que no basta con indicar la clase, por lo que
el solicitante debe determinar cuales son los productos o servicios que delimitan
el alcance de su marca. -
Indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios -
Firma del solicitante o su representante legal
10. Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, artículo 134 11.
Resolución 002 de 2000, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio 12.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135, literal m) 13.
Ibídem, artículo 136, literales e) y f) 14.
Ibídem, artículo 136, literal g) 15.
Ibídem, artículo 10. El artículo al que hacemos referencia en el párrafo anterior
se relaciona con el derecho que tiene una persona de solicitar el registro de
la marca "tal cual es", por lo tanto su protección en Colombia sería
la misma que se le ha dado en el país en el que originalmente fue registrada.
Este derecho no tiene lugar en el evento en que la marca solicitada afecte derechos
de terceros en el país donde se solicita la marca; o cuando la marca carezca de
fuerza distintiva ya sea por ser una expresión descriptiva o por ser genérica;
así mismo la protección no se llevará a cabo si la marca solicitada contraría
la moral o el orden público o pueda ser un motivo de engaño para el consumidor.
(onvenio de París, artículo 6 quinqués) 16.
De conformidad con el artículo 140 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, no se tendrán como presentadas las solcitudes que carezcan de:
- Indicación de
que se solicita el registro de una marca -
Identificación del solicitante así como la dirección del mismo. -
La marca que se solicita, así como su reproducción cuando se trate de una marca
mixta, figurativa o tridimensional. -
La indicación expresa de los productos o servicios -
El comprobante de pago de las tasas establecidas | 
