Apreciado
doctor:
Damos respuesta
a su comunicación radicada bajo el número de la referencia para informarle que
de acuerdo con las preguntas formuladas por usted se ha concluido:
1.
La expresión "efectos frente a terceros", señalada en el artículo 162
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a la eficacia
que un contrato de licencia de uso pueda tener frente a terceros, es decir a aquellos
que no hacen parte del contrato, a los cuales el mismo no otorga derechos ni les
impone obligaciones.
2.
El contrato es ley para las partes, de tal suerte que si no se llevó a cabo el
registro de la licencia de uso de marca, tal como indica el artículo 162 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, la consecuencia es que el mismo no será oponible frente
a terceros, sin que ello afecte la obligación que adquirieron los contratantes
al momento de la celebración del acuerdo.
Lo
anterior se fundamenta en las consideraciones que se exponen a continuación:
1.
Alcance de la expresión "efectos frente a terceros". Artículo 162 de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
El
artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que:
"El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia
a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.
"Deberá
registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros"
En
primer lugar, téngase en cuenta que licencia de uso ha sido definida por el Tribunal
Andino de Justicia como: "aquella por la cual el titular de una marca (licenciante)
coopera con otra empresa (licenciataria) a fin de ampliar las actividades de producción
y distribución de productos portadores de la correspondiente marca. En esta relación
contractual el licenciante otorga autorización al licenciatario para aplicar la
marca y utilizarla en los correspondientes productos, es decir le cede el derecho
al uso de la marca"(1).
Ahora
bien, tal como se puede concluir de la definición anteriormente citada, las partes
dentro del contrato son el licenciante o titular de la marca y el licenciatario
o tercero autorizado. En tal sentido, todos aquellos que no hagan parte del contrato
y como consecuencia de ello no resultan alcanzados por los efectos de éste, ya
sea como licenciante o como licenciatario, serán terceros(2)
De otra parte, procede
tener en cuenta el significado jurídico de la palabra oponibilidad, la cual ha
sido definida como la condición jurídica o atributo inherente a un derecho, según
el cual éste se puede hacer valer frente a terceros(3),
es decir aquellas personas que no hacen parte del acto jurídico por el cual surgió
el derecho, y a las cuales no se les generan ni derechos ni obligaciones.
Cuando
se lleva a cabo el registro, se cumple con el requisito de publicidad, entendiendo
publicidad como el medio empleado para divulgar o extender la noticia de un hecho(4),
en este caso la celebración del contrato de licencia de uso, requisito exigido
por la norma Andina, el cual permite que el acto sea oponible, así la oponibilidad
implica una presunción legal de conocimiento por parte de terceros, por el solo
hecho de haber efectuado la inscripción, sin importar que el conocimiento sea
real o no(5).
En
términos generales, los contratos obligan solamente a las partes, por lo tanto
no confieren derechos ni imponen obligaciones a cargo de terceros. No obstante
lo anterior, es necesario determinar si la eficacia entre las parte del contrato
debe ser conocida y acatada por los terceros, puesto que en algunos casos los
terceros están facultados para rechazar incluso impugnar dicha eficacia entre
parte, entonces si los terceros cuentan con ese derecho, estamos frente a la oponibilidad
del contrato(6).
De
otra parte, es importante tener en cuenta que si bien la regla general es que
los actos jurídicos generan obligaciones solo para las partes que participaron
en el acuerdo, los terceros adquieren sin embargo un deber de respetar los actos
ajenos, o dicho en otras palabras, no desconocer arbitrariamente el acuerdo de
voluntades, y esto constituye la regla general de la oponibilidad(7).
Ahora
bien, teniendo en cuenta que una de las obligaciones del titular de una marca
es usarla en el mercado, es importante demostrar que dicho uso se está llevando
a cabo por el legítimo titular de la marca, su licenciatario u otra persona autorizada
para ello(8).
Debido
a lo expuesto, si el titular de una marca celebra un contrato de licencia de uso
con un tercero sin registrar el mismo ante la oficina nacional competente, dicho
contrato no será oponible a terceros, por lo tanto para ellos quien tendrá el
deber de usar la marca seguirá siendo su legítimo titular, lo que puede llevar
a una acción de cancelación por no uso de la marca, en la medida que éste no está
cumpliendo con la obligación de uso impuesta por la norma andina(9).
Así las cosas, es necesario que este hecho se dé a conocer a terceros interesados,
de tal forma que la obligación establecida por la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina de registrar el contrato de licencia ante la oficina nacional
competente les permite a dichos terceros conocer tal situación.
En
conclusión la expresión "no producirán efectos frente a terceros" incluida
en el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, le
señala al titular de una marca que los terceros podrán desconocer el contrato
de licencia de uso celebrado con un tercero en tanto no se adelante su registro
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina nacional competente
en Colombia, para controlar los asuntos relacionados con el registro de marca.
2.
Efectos del contrato de licencia de uso frente a las partes, cuando éste no ha
sido registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
De
acuerdo con el artículo 1602 del código civil todo contrato legalmente celebrado
es ley para los contratantes, de tal suerte que no puede ser invalidado, a menos
que exista un consentimiento mutuo o causas legales que lo permitan.
La
función que cumple el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio
es de publicidad, la cual les permite a las partes hacer oponible su contrato
a terceros interesados, pero esto no obsta para que las obligaciones surgidas
a partir del acuerdo sean exigibles a las partes. Lo anterior, si se tiene en
cuenta que este tipo de registros funciona "ad solemnitatis" y no "ad
substantiam actus"(10)
De
conformidad con lo anterior, es importante anotar que el registro no es un archivo
meramente informativo, sino organo jurídico de publicidad, cuyos asientos pueden
oponerse a terceros como si efectivamente los conociesen(11).
Así las cosas, se
puede concluir que un contrato de licencia de uso no registrado ante la Superintendencia
de Industria y Comercio no exonera a las partes contratantes de cumplir con las
obligaciones acordadas.
Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de Internet www.sic.gov.co
En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo
Atentamente,
