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Bogotá, 010/
| Asunto | Radicación | 01004738 |
| Trámite | 113 |
| Actuación | 440 |
| Folios | 04 |
Estimado señor: Damos
respuesta a su consulta radicada bajo el número de la referencia, para informarle
que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente,
sólo está facultada para tramitar y decidir las solicitudes relacionadas con el
registro de una marca, una vez ésta sea radicada en la Entidad cumpliendo con
los requisitos señalados por la ley para el efecto y, se adelante el trámite respectivo
de conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás
normas concordantes. Así las cosas, en relación a sus inquietudes acerca de la
registrabilidad del signo “aire fresco” nos permitimos hacer las siguientes
consideraciones: 1.
Registrabilidad de una marca De
conformidad con lo señalado en el artículo 134 de la Decisión Andina 486, una
marca podrá ser cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado.[1] En
tal virtud, la función esencial de la marca es la de ser “distintiva”,
esto es, permitir que los productos o servicios de una persona o empresa puedan
ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicios idénticos o similares
de otra persona.[2]
En éste sentido la marca sirve de medio de protección al empresario y al público
y al público consumidor. Por el contrario, si una marca no es distintiva se produce
confusión en perjuicio de los empresarios y de los potenciales consumidores a
quienes se induce a error , afectando así su capacidad de discernimiento
y de elección en el mercado.[3] Igualmente,
una marca debe ser “perceptible”, es decir, ser un signo apreciable
por medio de los sentidos o de la inteligencia.[4] En
adición a los requisitos intrínsecos de distintividad y perceptibilidad
referidos, la marca además no debe estar incursa en las causales de irregistrabilidad,[5]
(capacidad extrínseca del signo) para evitar cualquier confusión no solamente
entre signos preexistentes sino también, en relación con derechos de terceros.
[6] Adicionalmente,
téngase en cuenta que la solicitud de registro marcario deberá presentarse mediante
formulario único o petitorio, junto con los requisitos establecidos por la ley
y demás normas concordantes.[7],
para así proceder al estudio de registrabilidad con forme al procedimiento indicado
en los artículos 138 y siguientes, en particular verificando si se configura una
de las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión Andina
486.[8] De
suerte que, sólo presentada la solicitud de registro de una marca sometida al
estudio de registrabilidad, se podrá indicar por parte de la División de Signos
Distintivos[9] de la Superintendencia de Industria
y Comercio, si el signo “aire Fresco”, al que usted se refiere, es susceptible
de acceder al registro o no. 2.
Marcas descriptivas y marcas genéricas Resulta
procedente precisar cuándo se considera que estamos frente a una marca descriptiva
o genérica, con el fin de dar respuesta a su solicitud de establecer en qué eventos
un signo puede ser considerado como tal. La
Decisión 486 señala en su artículo 135 que: “no podrán registrarse como marcas
aquellas expresiones que consistan exclusivamente en un signo o indicación que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino,
u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación. (signos descriptivos)[10] Así
como tampoco, serán registrables aquellas expresiones que consistan exclusivamente
en un signo que corresponda al nombre genérico del producto o del servicio de
que se trate; como tampoco los que sean en el lenguaje corriente o en el
comercio una designación común o usual para los productos o servicios que pretende
amparar.(expresiones genéricas)[11] En
virtud de lo anterior, se concluye que tanto las expresiones descriptivas como
lo términos genéricos o de uso común[12]
no son susceptibles de acceder al registro marcario, por ende, quien haga uso
de dichas expresiones no podrá pretender el derecho
al uso exclusivo de las mismas, puesto que
si la oficina nacional competente concede dicho derecho, estaría privando
a los competidores de usar dicha expresión indispensable en determinado mercado
y con ello se causaría un agravio injustificado a los terceros.[13] El
Tribunal Andino en el proceso 12-IP-96 manifestó que “Respecto de los signos
genéricos como descriptivos debe añadirse, que un signo consistente “exclusivamente”
de elementos propiamente genéricos o descriptivos puede constituir marca si el
conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Esta posibilidad se encuentra
configurada en el literal e) del artículo 135 de la decisión 486, cuando emplea
el término “exclusivamente” al referirse a las marcas descriptivas.”[14] De
igual forma la jurisprudencia andina ha señalado que “los adjetivos calificativos
suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con
los bienes o servicios que pretenden designar. De todas maneras cabe advertir
que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos
productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva
y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que por ser factibles
de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para
oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.[15] Así,
conforme a lo dispuesto en la normatividad andina no es posible que la oficina
nacional competente, es decir la Superintendencia de Industria y Comercio, realice
un examen a priori, acerca de la registrabilidad de una marca, así como tampoco
le es dado proceder al registro de marcas que se encuentren incursas en las causales
de irregistrabilidad indicadas anteriormente. En consecuencia será mediante el
análisis de registrabilidad, por medio del cual se podrá determinar si en conjunto
el signo “aire fresco” es descriptivo o genérico para la clase que en
particular se pretenda registrar. Finalmente,
frente al argumento expuesto por usted en el que afirma que, “no obstante
encontrarse registrado el signo “aire fresco” para distinguir productos
comprendidos en la clase 3 Internacional, ese registro no se encuentra vigente”,
nos permitimos informarle que una vez revisada nuestra base de datos la
marca “aire fresco”, con certificado 92344 estuvo vigente hasta
el 26 de junio de 1988, sin que se presentare renovación alguna, por lo que debe
entenderse procedió en su oportunidad la caducidad del mismo.[16] Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de internet www.sic.gov.co En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Atentamente, CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
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