| Bogotá, 010/
| Asunto | Radicación | 01042236 |
| Trámite | 113 |
| Actuación | 440 |
| Folios | 002 |
Estimado señor: Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación
radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que la
norma no obliga a la Superintendencia a conceder marcas bajo el supuesto de un
acuerdo de coexistencia de derechos de propiedad industrial, por lo tanto debe
entenderse que los mismos son aplicables en tanto se verifique que no existe riesgo
de confusión entre el público consumidor. Lo anterior con fundamento en
los siguientes argumentos: 1.Causales de irregistrabilidad – confundibilidad El artículo 136, literal f) determina que una marca
no es registrable en la medida que infrinja el derecho de propiedad industrial
adquirido por un tercero, a menos que exista el consentimiento de éste. El titular de un registro marcario puede autorizar
ya sea expresa o tácitamente el uso de su marca, lo cual podría eventualmente
permitir que la confusión marcaria desaparezca, permitiendo la coexistencia de
las marcas de una manera pacífica, lo anterior ha sido ratificado por el
Tribunal Andino de Justicia mediante el proceso 18 – IP – 98, en el
que señala: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y
sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización
tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca,
pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que
doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad
relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con
la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin
que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación
de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Sino ha existido
confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y
fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.
En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo
titular.” No obstante lo anterior, consideramos pertinente anotar
que la Superintendencia no está obligada a registrar expresiones como marcas,
en tanto exista un acuerdo de coexistencia, toda vez que de establecerse la existencia
de una similitud capaz de generar confusión entre el público consumidor, la marca
podrá ser negada de conformidad con lo establecido en la norma andina.[1] 2. Causales de irregistrabilidad – derechos
de autor El artículo 136, literal f) antes mencionado se refiere
en igual forma a la irregistrabilidad de aquellas expresiones que pudieran vulnerar
derechos de autor adquiridos por terceros, a menos que exista la autorización
de éstos. En el caso de los derechos de autor, es claro que
en tanto exista una autorización del autor para usar expresiones que puedan resultar
similares a las expresiones cobijadas por su derecho, la Superintendencia de Industria
y Comercio procederá a su concesión, en la medida que no se encuentren incursas
en ninguna otra causal de irregistrabilidad de las establecidas en la Decisión
andina. En los términos anteriores damos respuesta a su consulta
con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Para obtener mayor información sobre el desarrollo
de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de internet www.sic.gov.co Atentamente, CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS Jefe Asesora de la Oficina Jurídica
[1]Por medio de la resolución 18752 del 13 de septiembre
de 1999, la Delegatura para la Propiedad Industrial negó el registro de una marca,
a pesar de existir un acuerdo de coexistencia, por considerar que la similitud
entre las marcas en conflicto podía generar confusión entre el público consumidor,
para lo cual señalo: “(...) Siendo así las cosas, no encontramos que
desaparezca la posibilidad de confusión entre los signos, por cuanto los medio
exterminadores de animales y plantas, insecticidas, herbicidas y fungicidas tienen
una relación comercial con los productos veterinarios, los cuales se expenden
en los mismos establecimientos, tienen una aplicación práctica íntimamente relacionada
y una finalidad afín, presentado así una similitud real para el consumidor de
unos y otros productos quien; suele ser el mismo. De lo anterior podemos
concluir que en el evento de coexistir en el mercado marcas tan similares como
los son ADHEREX y ADENEX, se podría inducir a en error al público consumidor,
respecto a la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados
y por ende sobre su calidad y características.” | 
