| Bogotá, 010/
| Asunto | Radicación | 01042235 |
| Trámite | 113 |
| Actuación | 440 |
| Folios | 003 |
Estimado señor: Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación
radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que: 1. Para que un signo sea considerado como notorio
debe demostrar tal calidad en uno de los países miembros de la Comunidad Andina. 2. Al existir un problema de confundibilidad
en el que una de las marcas sea notoria, no es necesario entrar a demostrar la
relación de servicios o productos. 3. El texto del artículo 136, literal h) es
claro, por lo que no se deberá desatender su tenor literal 1. Notoriedad – alcance territorial de
la prueba El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina establece que se debe entender por signo notoriamente conocido
aquel que es reconocido como tal en cualquier país miembro. De conformidad con la norma anteriormente citada,
con la nueva decisión se crea una restricción territorial al reconocimiento de
la notoriedad, en el sentido que ya no es notoria una marca reconocida como tal
en cualquier país, sino las que son reconocidas como tales en uno de los
países de la Subregión. De conformidad con lo anterior, y para dar respuesta
a su pregunta, para efectos de demostrar la notoriedad de un signo distintivo
sí es necesario probar la notoriedad en alguno de los países andinos, por lo tanto
si demuestra la notoriedad en un país diferente, la protección a la marca notoria
no es aplicable, a menos que la misma se encuentre protegida de manera especial
por un tratado internacional. 2. Notoriedad – marca notoria rompe
principios de territorialidad y especialidad La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
determina que no serán registrables como marcas los signos que constituyan una
reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial de un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos
o servicios a los que éste se aplique.[1]
Al leer la citada norma, es posible concluir como
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al igual que la anterior
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dan a la marca notoria una
protección especial que supera los límites de la especialidad, por lo tanto quien
es titular de una marca notoria puede impedir el uso o registro de una marca igual
o parecida a la suya sin que sea necesario entrar a demostrar una afinidad entre
los productos o servicios amparados por las marcas en conflicto. En ese orden de ideas, en el evento que se demuestre
la notoriedad y los productos o servicios amparados por las marcas enfrentadas
no sean los mismos, no se requiere demostrar la relación o convergencia competitiva
entre éstos para que opere la causal. Así las cosas, la protección de la
marca notoria bajo la Decisión 486 sigue siendo una excepción al principio de
especialidad de las marcas.[2] 3. Notoriedad – protección jurídica El artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina señala en su literal h): “No podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando: “(...) h) constituyan una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos
o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos
o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución
de la fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” En relación con su pregunta, nos permitimos informarle
que el texto de la norma es claro, por lo tanto la interpretación que se haga
del mismo debe sujetarse a su tenor literal. De conformidad con lo anterior, el alcance de la expresión
aprovechamiento injusto del prestigio del signo, se refiere al uso abusivo de
un signo notoriamente conocido, por medio del cual un tercero no autorizado obtiene
ventajas de la fama y buen nombre del mismo. En cuanto a la dilución de la fuerza distintiva o
de su valor comercial o publicitario, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido:
“El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y
a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está
basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es
su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de
la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada,
que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador
de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro
de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad
de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado. (resaltado de la presente
sentencia)”.[3] En conclusión, lo que pretende esta causal de irregistrabilidad
es proteger al titular de un signo notoriamente conocido, en el sentido de prohibir
a todo tercero el aprovechamiento de la fama y reconocimiento del mismo, el cual
puede eventualmente causar una pérdida de fuerza distintiva, así como aminorar
su valor comercial. En los anteriores términos damos respuesta a su consulta
con el alcance establecido en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Para obtener mayor información sobre el desarrollo
de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co Atentamente, CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS Jefe Asesora de la Oficina Jurídica
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