Bogotá,

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Asunto	Radicación	01054923
	Trámite	113
	Actuación	440
	Folios	004

Estimado doctor:

Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para informarle que el titular de una marca previamente registrada en Colombia adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma y será dicho legítimo titular quien podrá ceder u otorgar licencia de uso de la marca registrada para que el tercero pueda utilizarla válidamente, igualmente quien sea solicitante  de una marca en proceso de registro. Lo anterior si se tienen en cuenta los siguientes argumentos:

1. Marcas - licencia

1.1 Concepto

En el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que "el titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva".

"Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros (...)".

Así mismo, nótese como el solicitante de un registro en trámite igualmente tiene la posibilidad de otorgar licencia aun tercero, convirtiéndose éste último en el nuevo peticionario de la misma.

Dado lo anterior, téngase en cuenta que la licencia de uso ha sido definida por el tribunal Andino de Justicia como: "aquella por la cual el titular de una marca (licenciante) coopera con otra empresa (licenciataria) a fin de ampliar las actividades de producción y distribución de productos portadores de la correspondiente marca. En esta relación contractual el licenciante otorga autorización al licenciatario para aplicar la marca y utilizarla

en los correspondientes productos, es decir, le cede el derecho al uso de la marca". ^[1]

El contrato de licencia conlleva en su estructura beneficios para las partes contratantes: Para el titular del registro o el solicitante, (licenciante), le permite incrementar la cobertura de sus productos o servicios, así como ampliar su producción y su campo de acción a nuevos mercados y recibir como contraprestación un canon o regalía. Y para el licenciatario, adquirir y recolectar una clientela con fundamento en el uso de la marca del licenciante. ^[2]

En conclusión el titular de una marca o el solicitante puede ceder licencia a otra persona que esté interesada en utilizar ya sean sus productos o sus servicios, mediante contrato escrito, el cual deberá inscribirse ante la  oficina nacional competente, que para el caso Colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. ^[3]

En el contrato mismo a su vez se determinará el término de vigencia acordado por las partes directamente.

1.2  Requisitos

El capítulo IV de la mencionada Decisión 486 señala que la solicitud deberá presentarse ante la oficina nacional competente con el lleno de los requisitos establecidos, ^[4] y que cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. ^[5]

La solicitud de inscripción de licencia debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) El petitorio: Es la presentación de la solicitud mediante diligenciamiento del formulario único que se puede adquirir de manera gratuita en esta Entidad en los puntos de atención al usuario. ^[6]

b) Si es del caso el certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas intervinientes.

c) Copia auténtica del documento en el cual consten las licencias de uso.

d) Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente para el trámite. El concepto de consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.

e) Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste.

1.3 Tarifas

Las tasas deberán ser canceladas por la inscripción de una licencia de una marca, las cuales varían cada año. Actualmente el valor a cancelar es de ciento ochenta mil trecientos sesenta pesos ($ 180.360.oo) ^[7] por cada inscripción de licencia que se desee inscribir, dicha suma debe ser consignada en el Banco Popular, cuenta número 050 - 00110 - 6, código 01, a nombre de dirección del Tesoro Nacional - Superintendencia de Industria y Comercio.

1.4 Duración

La inscripción de licencia de una marca se sujetará a la vigencia del registro de la marca o a la que expresamente se fije en el contrato de licencia, sin que sobre pase el término de duración del registro de la marca.

Así las cosas, si el titular del registro de una marca posee el derecho al uso exclusivo de la misma, podrá cederla mediante contrato escrito que será inscrito ante esta Entidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que la marca registrada esté cedida es porque la misma previamente ha sido concedida mediante un certificado de registro y es para los productos o servicios de que se traten para los cuales esté concedida que podrá usarla válidamente.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Para consultar u obtener la reglamentación mencionada, junto con los formularios de inscripción de afectaciones de marcas de productos o servicios,  podrá dirigirse a nuestra página de internet www.sic.gov.co

Atentamente,

 

CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Asesora de la Oficina Jurídica

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